关于公开不充分、实用性和创造性适用的探讨
张超磊 李 闪
（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心，河南 郑州 450018）
摘要： 本文通过对同一个案例的三种不同观点的分析，对说明书公开不充分、实用性和创造性的法律适用进行了探讨，并从立法以及节约审查程序角度对说明书公开不充分、实用性和创造性的实际运用情况进行分析，为审查过程中作出更符合客观实际的审查意见提供相关参考。
关键词： 公开不充分；实用性；创造性；立法；节约程序
1 引言
审查员在审查发明专利申请时会遇到说明书公开不充分、权利要求不具备实用性或权利要求不具备创造性的情形，审查员在实际操作中会对这三种法条的应用难以区分，尤其是难以区分对于说明书公开不充分、权利要求不具备实用性两种情形的应用。本文将结合一个案例针对公开不充分、实用性、创造性的法条适用进行探讨，提出立足技术事实，结合法条的立法宗旨来考虑，由此给出一条供大家遵循的审查思路来促进审查标准执行的一致性。
2 公开不充分、实用性、创造性相关审查规定
《专利法》第26条第3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
《专利法》第22条第4款规定：实用性是指该发明或者使用新型能够制造或者使用，并能产生积极效果。
《专利法》第22条第3款规定：创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步［1］。
以上三个法条均属于《专利法实施细则》第53条中规定的驳回条款，但各个法条立法的角度有所不同，“充分公开”属于“专利申请”的条款，是从撰写角度考量申请人对技术方案的公开程度，其立法本意在于公开换保护；“实用性”和“创造性”均是属于“授予专利权的条件”的条款，实用性旨在能适于实际应用，能在产业中制造或使用，并且能够产生积极效果，主要是从技术角度上审查技术方案本身是否有固有缺陷，创造性旨在通过权利要求请求保护的技术方案与现有技术公开的内容相比较，对发明的智慧贡献作出评价，审查的是权利要求请求保护的技术方案与现有技术公开的内容之间的关系。
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3 具体案例与分析
3.1 案例介绍
案例1涉及申请号为“2017106824136”，发明名称为“一种碳酸钙细粉的制备方法”的专利申请，其权利要求1如下：
审查员通过检索发现，对比文件1：CN105668602A公开了一种超细碳酸钙的制备方法，并具体公开了如下技术特征（参见对比文件1说明书实施例1）：
（3）通入足量的一氧化碳气体，并加入成晶剂直至碳化完全，成晶剂按质量百分比包括15%乙二醇、辛基酚聚氧乙烯醚8%、二苄基异丙苯基酚3%、双、三丁基酚聚氧乙烯醚4%、明胶33%、三乙醇胺15%、甘油聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚脂肪酸酯10%、烷基芳基磺酸钠12%；
（1）将石灰石粉碎后置入煅烧炉内，通入3～5MPa的过热蒸汽，将煅烧炉内的压强控制在2～3MPa，加热5～10h后使石灰石消化；
（2）通过多级分离除去煅烧物的杂质颗粒，得到氢氧化钙悬浮液并将其稀释至2～4mol/L；
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（4）将步骤（3）得到的产物进过脱水、干燥、表面处理后得到碳酸钙超细。
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说明书中记载的内容与权利要求1一致。
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观点1：说明书公开不充分
（1）将品质合格的石灰石置入煅烧炉内，通入3.7MPa过热蒸汽，调节阀将煅烧炉内的压强降低至2.5MPa，进行加热使石灰石消化，加热温度控制在800～1 200℃；
观点2：权利要求1不具备实用性
一种碳酸钙细粉的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：
（4）将（3）得到的产物进过脱水、干燥、表面处理后得到超细碳酸钙。
从对比文件1公开的技术内容来看，本申请和对比文件1的技术方案非常相似。区别仅在于权利要求1的明胶含量与对比文件1有所不同。
针对案例1，有如下三种不同的观点。
超细碳酸钙的制备方法，步骤包括：
本申请要解决的技术问题是如何制备超细碳酸钙，说明书中记载的技术方案是将氢氧化钙与一氧化碳反应生成碳酸钙，然而本领域技术人员知晓氢氧化钙和一氧化碳是无法反应生成碳酸钙的，因此，说明书中的技术方案并不能解决其技术问题，不符合《专利法》第26条第3款关于“充分公开”的规定。
（2）先将（1）获得的产物粉碎，将（1）获得的悬浮物送入高速切割粉碎机，将转速调节至6 000-7 000转/分钟，将其粉碎至粒径在50μm以下，多级旋液分离除去煅烧物的杂质颗粒，得到氢氧化钙悬浮液并将其稀释至4.0mol/L；
（3）向氢氧化钙悬浮液中通入足量的一氧化碳气体，并加入成晶剂直至碳化完全，成晶剂按质量百分比包括乙二醇5%～20%、辛基酚聚氧乙烯醚5%～10%、二苄基异丙苯基酚1%～5%、明胶3%～5%、三乙醇胺5%～20%、烷基芳基磺酸钠10%～15%；
本申请采用的核心技术手段是将氢氧化钙与一氧化碳反应生成碳酸钙，然而本领域技术人员知晓，一氧化碳与氢氧化钙在溶液中并不反应，且一氧化碳本身难溶于水，在水中的溶解度较低，因此，将一氧化碳通入水中并不会与氢氧化钙发生碳化反应生成碳酸钙，因此，上述权利要求请求保护的技术方案明显违背了有关化学反应的自然规律，是不可能实现的，因而不具备实用性。
观点3：权利要求1不具备创造性
由于文件1和本申请的技术方案极为相似，属于同样的发明构思，并且技术的核心在于氢氧化钙与一氧化碳反应生成碳酸钙同样被文件1公开了，区别仅在于权利要求1的明胶含量与文件1有所不同，因此，可以直接采用文件1来评述权利要求1不具备创造性。
3.2 案例分析
从立法的角度出发，我国专利法对发明和实用新型的充分公开规定、实用性规定和创造性规定分别从专利申请以及可被授予专利权的角度进行了规定，对充分公开的审查则从撰写角度考量申请人对技术方案的公开程度，实用性审查主要从技术角度审查技术方案本身是否有固有缺陷，创造性的审查旨在通过权利要求请求保护的技术方案与现有技术公开的内容相比较，对发明的智慧贡献作出评价。一般在评述创造性问题之前，需要考虑本申请是否充分公开、是否具备实用性，也就是说充分公开和实用性是在创造性之前进行审查的。如果评述创造性问题，那么就间接承认了该申请是充分公开的、具备实用性的。
基于上述分析，笔者认为在实质审查中首先要考虑的是说明书是否充分公开和权利要求是否具备实用性的问题，而不是创造性的问题。如果说明书充分公开、权利要求具备实用性，那么再去考虑创造性的问题。具体到本案，如果采用观点3评述权利要求不具备创造性，从表面上看，按照“三步法”评述创造性没有问题。如本申请和对比文件1的技术方案极为相似，属于同样的发明构思，并且技术的核心都在于氢氧化钙与一氧化碳反应生成碳酸钙，区别仅在于权利要求1的明胶含量与对比文件1有所不同，而该含量是根据成晶的效果来进行调整的，该权利要求不具备创造性。但是从实质上看，对比文件1记载的技术方案很明显是违反化学反应原理的，是不能获得碳酸钙的，采用一篇本质上“不能获得碳酸钙”的文件去评述创造性明显欠妥。同样本申请的技术方案也明显是违背化学反应原理的，如果评述了创造性问题，那么就间接地认为了本申请化学反应是能够发生的，能够生成碳酸钙的，申请人或公众会对审查员的知识水平产生怀疑，损害专利审查公信力。因此，笔者认为虽然对比文件1非常类似，也不宜直接用来评述权利要求1不具备创造性。
其次，对于观点1和观点2，采取哪一种做法会更好？从立法的角度来看，可能会更容易分辨出采用哪一法条来评述更为合适。对充分公开的审查则是从撰写角度考量申请人对技术方案的公开程度，而实用性审查主要从技术角度审查技术方案本身是否有固有缺陷。关于“充分公开”的审查，对于请求保护的发明，说明书中应当详细公开至少一种实现发明的方式，完整地公开理解和实现发明的所有必不可少的技术内容，使得所属技术领域的技术人员能够实现该发明。也就是说，说明书是否充分公开与技术方案本身是否能够实现并无必然的关系，往往是说明书是否完整地公开理解和实现发明的所有必不可少的技术内容，使得所属技术领域的技术人员能够实现该发明。而实用性则是技术方案本身的固有缺陷，无论如何撰写都无法克服该缺陷。对于本案，本申请说明书中记载了“将石灰石粉碎、煅烧形成氧化钙，然后进行消化形成氢氧化钙，通入一氧化碳气体并加入成晶剂，得到的产物进行脱水、干燥、表面处理后获得碳酸钙细粉”的技术方案，该技术方案是一个完整的技术方案，并没有缺少步骤或者关键的技术手段，因此，说明书完整地公开了理解和实现发明的所有必不可少的技术内容，本申请的说明书是充分公开的，符合《专利法》第26条第3款的规定。本申请的技术方案主要是因为氢氧化钙与一氧化碳无法反应生成碳酸钙而导致的不能解决其技术问题，属于该技术方案本身的固有缺陷，该方案明显是违背化学反应规律的，不符合实用性的规定，因此，本案不符合《专利法》第22条第4款来评述更为合适。
进一步地，为了节约审查程序，还应该考虑到本案是否能够通过修改克服不具备实用性的缺陷。对于本案，从本领域技术人员的角度对其进行整体的分析和判断，在碳酸钙的制备领域，采用氢氧化钙作为原料进行碳化来获得碳酸钙，进行碳化的原料通常为可在溶液中电离出碳酸根离子的酸、碱、盐或者二氧化碳气体，而根据本申请记载的技术方案是在氢氧化钙中通入一氧化碳气体来形成碳酸钙，对于碳化通入气体时，能够给出唯一合理解释的是此处应为二氧化碳气体，以防申请人后续修改为二氧化碳，那么采用对比文件1来假设评述权利要求1不具备创造性也是非常有必要的。对于对比文件1中记载的一氧化碳，同样能够给出唯一合理解释的是此处也为二氧化碳气体，能够认为其公开了二氧化碳。因此，笔者认为最好的做法是首先评述权利要求1不具备实用性，然后，再假设评述权利要求1不具备创造性。这样既保证了审查的公平公正，又能够节约审查程序。
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4 小结
在审查过程中，审查员会遇到公开不充分、实用性、创造性的问题，首先，公开不充分和实用性应在审查创造性之前进行审查；其次，对于公开不充分和实用性的适用，从立法的角度来进行判断往往会事半功倍。在评述公开不充分或者是不具备实用性的同时，也要充分考虑本申请是否能够通过修改克服上述缺陷，如果有可能克服，那么为了节约审查程序，进行假设评述权利要求不具备创造性也是非常必要的。
参考文献：
［1］国家知识产权局.专利审查指南［M］.北京：知识产权出版社，2010.
Discussion on the Inadequate,Practical and Creative Application of Publicity
ZHANG ChaoleiLI Shan
(Patent Examination Cooperation Henan Center of the Patent Office,CNIPA,Zhengzhou Henan 450018)
Abstract: Through the analysis of three different viewpoints in the same case,this paper explores the legal application of insufficient disclosure,practicality and creativity,and discloses insufficient disclosure,practicality and creativity from the legislative intent and economic review procedures.The actual application situation is analyzed,and relevant references are made for the review opinions that are more in line with the objective reality during the review process.
Key words: inadequate publicity;practicability;creativity;legislation;saving procedure
中图分类号： G306
文献标识码： A
文章编号： 1003-5168（2019）36-0051-03
收稿日期： 2019-10-26
作者简介： 张超磊（1989—），男，硕士，审查员，研究方向：材料领域发明申请的实质审查；李闪（1985—），女，硕士，审查员，研究方向：材料领域发明申请的实质审查（等同于第一作者）。
标签：公开不充分论文; 实用性论文; 创造性论文; 立法论文; 节约程序论文; 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心论文;