数字图书馆电子商务中的专利权保护研究，本文主要内容关键词为：专利权论文,数字图书馆论文,电子商务论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：G250.76；D923.42文献标识码：A文章编号：1003-6938(2007)03-0115-03
CLC number:G250.76; D923.42
Document code:A
Article ID:1003-6938(2007)03-0115-03
随着国外软件和电子商务商业方法专利保护实践地进行，电子商务遭遇专利权风险的可能性在不断增大。我国目前虽然尚未对软件和电子商务商业方法授予专利权，但电子商务的无国界性，致使其遭遇专利权风险的可能在我国也同样存在。由于电子商务是数字图书馆开展信息服务的重要手段，因此，数字图书馆在信息服务中也同样存在着专利权风险。为了应对数字图书馆信息服务中可能遇到的专利权风险，笔者拟对电子商务中的专利权保护问题做一些探讨。
1 数字图书馆电子商务面临着现实的专利权风险
1.1 软件和商业方法软件在国外已成为专利保护的客体
软件和电子商务商业方法成为专利保护的客体最先是在美国，日本紧跟其后，欧盟则在2001年后将软件和商业方法纳入到了专利保护的客体范围内。
美国在1978年以前，是拒绝给软件专利保护的。美国1952年专利法对软件是否可以授予专利权没有直接的明文规定，也没有明确排除。1965年，时任美国总统的约翰逊任命了一个由著名科学家、学者和重要的计算机与高技术产业的厂商代表及专利局局长组成的特别委员会，去研究是否需要对计算机软件采取专利保护。1966年，该委员会在其做出的报告《计算机软件的专利性质》中给出了否定的结论。其理由是：第一，计算机软件不是国会制定专利法时旨在保护的“工序”；第二，计算机软件的技艺完全是在不依赖专利的情况下产生与发展的，因而它也无须专利保护；第三，版权与商业秘密的保护似乎已起到了保护计算机程序的作用；第四，专利局不具备审查软件专利的条件。[1] 根据该报告的精神，美国专利局便以“不属于取得专利权的主题”为由，将有关计算机软件发明的专利申请一概驳回。其中包括著名的1972年的Gottschallk v.Benson案、1976年的In re Chatfield案和Dann vs.Johnston案，以及1978年的Parker vs.Flook案等。[2]
1978年，关税与专利上诉法院在复审In re Freeman一案时推翻了专利局的决定，授予一项利用电脑控制所联结的照相排字机进行排字的方法以专利权，并在提出了一种“不能笼统的将一切计算机程序排除在专利法保护之外”的观点的同时，还提出了一种新的计算机软件专利审查方法：“二步测试法”(Freeman-Walter-Abele Test)。[3] 通过这个案例，软件可以有条件的成为专利保护的客体。
1981年，美国联邦最高法院在Diamond v.Diehr案中第一次向软件专利打开了大门。在这一案例中，联邦最高法院以5∶4的投票结果授予Diehr一项软件专利。[4] 这反映了人们观念的转变。此后，经过多年的司法实践和理论探讨后，1995年4月26日USPTO宣布包含在有形载体上的计算机程序符合美国专利法101条关于可专利性的要求，而后在1996年3月29日正式实施的《与计算机有关的发明的审查基准》中，基本上已经以“实用价值”取代“实用技术”作为一项软件发明是否具有专利性的判断依据。[5] 从此以后，软件成为了美国专利法保护中无可争辩的客体。1998年，联邦巡回上诉法院在State Street一案的判定中又确认了有关商业方法软件的专利保护，商业方法软件成为专利保护的客体。[6]
日本虽然在一开始对软件专利保护持反对态度，但其后出于竞争需要和在专利保护政策上的实用主义，不断调整计算机软件发明的审查标准，并最终将计算机软件及商业方法纳入到专利保护之中。日本特许厅于1997年2月27日正式公布了《计算机软件相关发明审查指南》，并于同年4月1日生效。此后，又在2000年对《审查指南》进行了修订，并重新定义了计算机软件的可专利性。它规定：(1)通过计算机完成多种功能的“计算机程序”本身可以被定义为“产品发明”；(2)由软件处理的信息是通过硬件手段来具体实现，则上述软件可以被定义为专利法中所述的“法定发明”。[7]
欧盟最初反对将软件作为专利保护的客体，但这种保守态度使得欧盟在与美国的商业竞争上处于不利地位，从而迫使欧盟转变了态度。1999年，欧盟委员会开始积极修正欧洲专利条约第52条，把计算机程序从非专利发明条款中撤销，并以TRIPS第27条中的措辞代替欧洲专利条约的第52条。TRIPS的明确意图是不把计算机程序排除在专利保护之外。同时，欧盟委员会还表示将采取步骤对以软件为基础的发明给以适当的专利保护。2000年，欧洲专利局在Pension Benefit案中对商业方法专利首次给予认可。在经过欧洲各国长期的辩论后，欧洲专利局终于在2001年的10月公布了修改后的审查指南。在该审查指南中软件专利申请得以合法化。由于商业方法与执行商业方法的软件之间并无明显界限可辨，商业方法专利也随之合法化。[8] 2002年2月20日欧洲委员会发布了关于软件专利性指令草案，该指令草案将协调有关软件应用发明的各国专利法。
1.2 我国也未排除软件和电子商务商业方法专利保护的可能性
目前，我国将计算机软件作为著作权保护对象，但这并不意味着将计算机软件排除在专利法保护范围之外。我国国家专利局2001年以部门规章的形式发布了新的《专利审查指南》。该指南第9章(《涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干问题》)中规定：根据专利法实施细则第2条第1款的规定，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。涉及计算机程序的发明专利申请也必须是一种符合这一条款要求的新的技术方案。凡是为了解决技术问题，利用技术手段，并可以获得技术效果的涉及计算机程序的发明(涉及计算机程序的发明是指为解决发明提出的问题，全部或部分以计算机程序处理流程为基础的解决方案)专利申请属于可给予专利保护的客体。其具体情况是：(1)用于工业过程控制的涉及计算机程序的发明。(2)涉及计算机内部运行性能改善的发明。(3)用于测量或测试过程控制的涉及计算机程序的发明。(4)用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明。(5)涉及汉字编码方法及计算机汉字输入方法的发明。[9] 由此可见，计算机软件可以有条件地成为我国专利法保护的客体，我国并未关闭计算机软件专利保护的大门。随着计算机软件业和电子商务的发展，计算机软件专利保护在我国必将被提上议事日程。
从电子商务诞生之日，商业方法就和软件有机地结合在了一起，商业方法通过软件的运行来发挥作用，而软件也体现着商业方法的精髓。这是人们将电子商务商业方法称作商业方法软件的原因所在。如果软件能够获得专利，而不给商业方法软件以专利保护，从逻辑上是说不通的，而且我国已经加入世贸组织，知识产权保护必须同世界接轨。因此，商业方法软件必将随着计算机软件专利保护的开展而成为我国专利法保护的对象。现在已有资料显示，一些外国公司已经开始在我国为他们开发的软件申请专利。[10] 从1996年开始，美国花旗银行、大通银行和JP摩根蔡斯银行等都曾向我国专利局申请商业方法类专利发明，有些已进入最后审批阶段。[11]
1.3 软件和商业方法具备专利权的实质要件
软件和商业方法可以成为专利权的客体，但软件和商业方法并不必然获得专利。是否取得专利，还要看它们是否具备专利法规定的实质要件。我国专利法第22条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。实质性特点是指发明或实用新型具有一个或几个技术特征与公知技术有本质的差别。这意味着该发明或实用新型必须是创造性构思的结果。进步是指发明所带来的技术效果高于公知技术。对于创造性来说，这两者必须同时具备。
实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。[12]
软件和商业方法发明具备新颖性、创造性和实用性的要求。通过检索得不到相同或类似的结果的软件和商业方法，它就具有新颖性。软件的创造性，表现在算法的新颖和逻辑的创新，是一种用物化的产品形式来表现软件设计上的创新性。[13] 作为智力成果，不乏有创造性软件存在。计算机软件带有工具性，只要它是属于技术领域，不违背自然规律、不完全脱离实际无法实现，那么它就具有了实用性。电子商务商业方法具有可操作性和再现性，并能够在电子商务领域产生积极的效果或者说商业效益。因此，它们的实用性是毋庸置疑的。
具备实质要件的计算机软件和电子商务商业方法就可以被授予专利权。美国商业方法软件申请与批准情况(详情见下表)能够说明这一点。
1995～2005年美国商业方法软件专利申请与批准情况一览表。[14]
年份199519961997 19981999200020012002200320042005
申请数330 584 927 13402821780087006782659363245365
批准数126 144 206 420 585 899 433 493 495 2821001
需要注意的是，国外有强化计算机软件的实用性，而弱化它的创造性趋势，必须引起我国重视，我国也可以在这方面对国外的有益的经验予以吸收和借鉴。[15]
1.4 数字图书馆电子商务中存在侵犯软件和商业方法专利权的可能
前文已经说过，国外一些国家已经授予软件和商业方法软件专利权，而且一些外国公司也已向我国专利机关申请软件和商业方法软件专利保护。由于软件和商业方法软件是数字图书馆开展电子商务必不可少的条件，而且，很多情况下，软件销售还是其电子商务的业务之一。如：中国数字图书馆有限公司明确将软件产品作为其产品之一列在网站的“产品与服务”项下。[16] 因此，数字图书馆开展电子商务时存在着侵犯别人的软件和商业方法专利的风险。
数字图书馆开展电子商务时，可能会因使用、销售以及引进软件和商业方法软件而侵犯他人的专利权。根据我国专利权法第11条的规定：发明和实用新型专利权被授予后，除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法，以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。[17] 当然，由于专利的地域性特征，在我国未授予软件和商业方法软件专利权的情况下，数字图书馆不侵犯其专利权。
虽然如此，随着国外软件专利申请和批准量的增加，电子商务涉及到的软件和商务方法成为别人软件专利权客体的可能性在增加，而且中国作为世界贸易组织的一员，也有义务履行保护其他成员国公民知识产权的责任。这样，国内包括数字图书馆在内的开展电子商务的单位遭受专利权风险的概率就大大增加，可能会在不知情的情况下，使用或销售了享有专利权的软件或商业方法软件，从而使自己陷入诉累之中，让自己遭受严重损失。这种风险在国际上弱化知识产权案件专属管辖权的背景下会更大。另外，由于我国目前尚未正式授予软件和电子商务商业方法专利权，外国的公司或个人有可能将我们拥有知识产权的软件和电子商务商业方法发明申请专利，从而剥夺我们对自己成果申请专利的权利。这些都是现实的危险，国外这方面的例证，让我们不得不重视这些问题。
2 数字图书馆电子商务中应对专利权风险策略
为了避免在电子商务中遭遇专利权风险，数字图书馆必须采取适当的措施来预防。
首先，应密切关注国内外软件和商业方法专利保护发展动态，在借鉴或使用其他人的软件和商业方法软件时，应充分了解其专利保护状态。对有专利保护的软件和商业方法应采取合法使用方式，如获得使用许可等。
其次，进行登记备案以保护自己的成果。目前，我国对计算机软件给以著作权保护，软件所有人可以充分利用著作权法来保护自己的权利。根据计算机软件保护条例的规定，软件著作权人可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构办理登记。软件登记机构发放的登记证明文件是登记事项的初步证明。数字图书馆应将自己的软件和商业方法软件及时进行登记备案。这样既证明了权利，又可以作为在先使用证明，对别人的侵权诉讼进行抗辩。我国专利法第63条第2项规定：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不属于侵权。[18] 另外，权利登记备案也可以排除他人相同或类似软件和商业方法软件的新颖性。
第三，在先申请，排除他人软件和商业方法软件的新颖性。我国目前虽然尚没有授予软件和商业方法软件专利权，但我国并没排除对软件进行专利保护的可能性，而且我国已经开始受理软件和电子商务商业方法方面的发明专利申请。因此，数字图书馆可以根据情况，决定是否对自己拥有的软件和商业方法软件进行专利申请。在先申请，同样具有排除他人软件和商业方法软件新颖性的作用。
第四，向提供专利保护的国家申请软件专利保护。数字图书馆可以将自己所有的软件和商业方法软件向提供软件专利保护的国家和地区申请专利，获得国际专利保护。