试评专利法修正案中的检索报告——实用新型专利诉权行使条件研究，本文主要内容关键词为：专利论文,实用新型论文,条件论文,诉权论文,报告论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
2000年8月25日，第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过《关于修改<中华人民共和国专利法>的决定》，这是自1984年3月17日中国颁布《专利法》后对专利法进行的第二次修正，为配合此次修正，最高人民法院于2001年6月22日公布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)，《专利法》修正案和《规定》均已于2001年7月1日开始实施，本次专利法的修订对完善中国专利制度，适应入世需要起了非常积极的作用。修正案涉及内容十分广泛，本文仅针对修正案增设的实用新型专利检索报告进行讨论，探讨进一步完善这一制度的必要性，并提出具体改进的建议，以使其充分发挥应有的作用。
一、修正案之背景
1984年颁布的《专利法》和1992年修正的《专利法》对实作新型专利权人起诉他人侵权均无人民法院可以要求专利权人提供检索报告的规定，即不要求专利权人在诉前进行确权，实用新型专利一经授权，专利权人即可直接依授权之实用新型专利向人民法院起诉侵权行为人，启动司法救济程序。
根据中国专利法规定，实用新型专利申请的审批采用形式审查制，并不对实用新型专利申请进行实质审查，被授权的实用新型专利并不一定就具备专利法规定的专利性，因此，专利法中设置有无效宣告程序，被控侵权人可向专利复审委员会提出宣告原告起诉所依之实用新型专利权无效的请求，若经审查认为该实用新型专利不符合授权条件，专利复审委员会做出宣告该专利无效的决定，原告在法院所提之侵权诉讼自然不能成立。由于依据中国专利法的规定，无效宣告程序是由法院之外的专利复审委员会处理，即一边由法院审理专利侵权之诉，另一边又由复审委员会审理专利无效宣告请求，法院为了防止不具备专利性的实用新型专利权人滥用权利，维护公众利用公知技术的权利，也为了避免法院的判决与日后无效宣告程序的结论相矛盾，通常的做法是依据《民事诉讼法》裁定中止诉讼，等待复审委员会对实用新型专利效力作出决定后再恢复审理。
这种表面上看对实用新型专利权人较为有利的制度，其实存在严重的缺陷和不合理之处，既不利于保护有效的实用新型专利，又增加了被控侵权人的义务，使公众权益被侵犯的可能性提高。
中国过去十多年专利侵权诉讼案件审理之司法实践，依法院对被告提出无效宣告请求后侵权诉讼是否中止所采态度，可分为无条件中止和有条件中止两个阶段。
1.无条件的中止阶段(1985年4月-1992年12月)
1985年4月1日，中国第一部专利法实施，该法及其《实施细则》并未规定专利侵权诉讼案件中止审理的制度，为配合该法的实施，并指导全国专利审判工作，1985年2月16日，最高人民法院发布了《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》(以下简称《通知》)，规定：“在专利侵权诉讼中，遇有被告反诉专利无效时，受理专利侵权诉讼的人民法院应当告知被告按照专利法第48条和第49条的规定请求专利复审委员会宣告该专利权无效。在此期间，受理专利侵权诉讼的法院，可根据《民事诉讼法(试行)》第118条第4项的规定中止诉讼。待专利权有效或无效的问题解决后再恢复专利侵权诉讼。”
实践证明，在专利侵权诉讼中，几乎所有的被告都会向专利复审委员会提出无效宣告请求。由于当时中国专利法规定宣告专利无效的请求，可以在授权之日起6个月后的任何时候提出，所以有的被控侵权人在答辩期内提出；有的被控侵权人在法院开庭后意识到自己要承担侵权责任才提出宣告无效请求；有的被控侵权人则在法院送达判决时才告知已向专利复审委员会请求宣告专利权无效；更有甚者一审败诉后，二审审理期间才提出宣告无效请求；或者在以一个理由请求宣告无效被驳回后，又以另外的理由请求宣告无效。(注：参见郝力：“专利侵权诉讼不应中止审理”，载《专利法研究》，北京：专利文献出版社1996年版，第169页。)而绝大多数法院则不管其请求有无正当理由和证据，何时提出，只要复审委员会受理了被告的无效宣告请求，一律作出中止诉讼的裁定，等待无效宣告决定的结果再恢复审理。
然而，由于复审委员会人员有限，加上无效程序本身的时间较长，快则一两年，慢则三五年才结案。而在此期间被告仍可以继续实施侵权行为，无法及时对其实行法律制裁。使得专利权人得不到及时有效的法律保护，因此，有学者指出，这同中国专利法保护专利权人合法权益的宗旨是相违背的，并有损于中国专利法的尊严和专利制度的形象。(注：参见郝力：“专利侵权诉讼不应中止审理”，载《专利法研究》，第170页。)
2.有条件的中止阶段(1992年12月—2001年7月)
为遏制专利侵权案件中被控侵权人利用请求宣告专利权无效程序而故意拖延诉讼，继续实施侵权行为的现象，并有效地依法保护专利权人的合法权益，避免侵权损害的扩大，1992年12月29日最高人民法院又下发了《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》(以下简称《解答》)，对中止诉讼进行了限制性规定。该《解答》规定：
“(1)人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告欲请求宣告该项专利权无效，须在答辩期间向专利复审委员会提出。
被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼，专利权人提出财产保全申请并提供担保的，人民法院认为必要时，在裁定中止诉讼的同时责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。
被告在答辩期内未请求宣告该项专利权无效，而在其后的审理过程中提出无效请求的，人民法院可以不中止诉讼。
(2)人民法院受理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会维持专利权的实用新型专利侵权案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。”
在《解答》生效的这一阶段，最高人民法院对发明专利与实用新型、外观设计是否中止诉讼，采取了区别对待的原则，其原因在于发明专利经过实质审查，质量一般较高，被无效的可能性较小，因此可以不中止审理。而实用新型和外观设计因未经专利性审查，可靠性较低，被无效的可能性较大，因而可以中止审理，但作了时间上的限制，必须在答辩期内向专利复审委员会提出，否则，不予中止。这一规定以无效请求提出的时间作为确定实用新型和外观设计侵权诉讼是否中止审理的依据。
《解答》克服了不分情况、不分时间，只要被告一提出无效请求，一律中止诉讼的缺陷，对于保护专利权、制裁侵权行为，正确指导审判实践发挥了积极作用。但仍存在一些问题，突出表现在，以无效请求提出的时间为唯一依据来确定是否中止侵权诉讼的审理，既过于机械、单一，又过于片面，无法及时有效的保护具备专利性的实用新型专利。
第一，根据《解答》，提出无效宣告的时间成为法院是否中止侵权诉讼审理唯一依据，这样未免太过机械和单一，片面强调时间而不注意更重要的实质性内容，如对专利性、无效请求所依证据、理由能否成立等的审查，似有不妥。当然，其出发点可能是考虑到这些审查属复审委员会的职权，法院无权涉及。“在司法实践中，这类侵权案件中止诉讼的情况比较普遍，案件审理期限较长，不利于对权利人的保护，也使某些被告故意拖延诉讼有了可乘之机。”(注：参见最高法院民三庭负责人就司法解释答记者问：“认真贯彻实施新专利法，依法公正审理专利纠纷案件”，载中华人民共和国最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导与参考》(第3卷)，北京：法律出版社2001年版，第229页。)特别是对于明显无证据或证据不足，完全是为拖延诉讼时间，继续实施侵权行为所提之无效宣告请求，法院还亦予中止诉讼，这是有悖于保护专利权的立法宗旨。
第二，《解答》设置时间条件限制的初宗在于减少无效宣告请求的提起量，以及避免被告在诉讼过程中随时提出无效请求，干扰诉讼程序。然而，由于无效诉讼专业性强，技术性高，程序复杂，请求人在起动无效宣告程序前按理应进行证据搜集，技术分析比对，最后还要赴北京向专利复审委员会提出请求，要想在答辩期所规定的15日内高质量的完成如此众多且复杂的工作，是很困难的。被告往往要用尽程序规则，即使无证据或恰当的理由，也会在匆忙之中无效宣告请求。可见，时间性限制反导致了盲目提起无效诉讼，既增加复审委员会负担，又影响法院的正常诉讼，造成无效宣告案与专利侵权案在复审委员会和法院的双重积压。
第三，由被控侵权人提出无效宣告请求并负举证责任，增加了被告的义务，由被告负确权责任，与诉讼法的原则不相吻合。
第四，中止诉讼使真正符合专利性的实用新型专利得不到及时有效的司法保护，专利侵权行为不能得到有效的遏制。
二、修正案及新的司法解释之内容
第二次修正后的专利法第57条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。(注：参见《专利法》第57条第2款。)
最高法院颁布的与该修正案相配套的《规定》则明确规定：
“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条。)
“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：
(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；
(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条。)
修改后的专利法增设的实用新型专利检索报告制度，其目的旨在于诉前解决实用新型专利权的稳定性问题，避免具备专利性的实用新型专利因无效程序被中止审理而无法得到及时有效的司法保护，以及降低不具专利性的实用新型专利滥诉他人侵权，引导专利权人在起诉他人侵犯实用新型专利权之前，先借助专利局的力量，审查实用新型的专利性，改起诉后由被告提出无效程序为诉前由专利权人自己主动审查，这样不仅可以降低不具专利性的实用新型贸然提出本不该提起的侵权诉讼的机率，避免诉累，既减轻法院负担，又有效降低向复审委员会提出的无效请求量，而且，还公平的分配了确权义务。
另外，司法解释对中止诉讼作出了更为灵活的规定，法院可以根据案件具体情况决定是否中止诉讼，彻底克服了《解答》在是否中止诉讼问题上标准单一，法院执行过于机械的问题。
三、修正案之问题
应该讲，该修正案及《规定》对中国实用新型专利权的保护将会起到十分重要的积极作用。但是，仍有值得商榷和改进之处。
1.检索报告应成为实用新型专利诉讼行使条件。
修正案只是规定人民法院“可以要求专利权人出具国务院专利行政部门作出的检索报告”，即仅当执法机关认为必要时才可以要求实用新型专利权人出具国家知识产权局作出的检索报告。可见立法并未将专利权人提供实用新型检索报告作为起诉他人侵权的必备条件。有关部门将这种规定称为“实用新型专利权人的特别举证责任”。(注：参见国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，北京：知识产权出版社2001年版，第324-325页。)然而，《规定》则明确：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条。)但此解释将专利法中的“可以”改为“应当”，似有超越立法之嫌，《规定》颁布后，在司法实践中立即引起争议。
“一种意见认为，该司法解释明确规定原告起诉时应当出具检索报告，因此出具检索报告是提起实用新型专利侵权诉讼的条件。另一种意见认为，出具检索报告不能作为提起实用新型专利侵权诉讼的条件。因为民事诉讼法第一百零八条对起诉应符合的条件已作了明确的规定，只要提起侵犯实用新型专利侵权诉讼的原告的起诉符合该条所要求的条件的，人民法院即应当立案受理。最高人民法院司法解释第八条第一款的规定是从维护原、被告的诉讼权利、减少诉讼环节、减轻讼累出发，对当事人参加诉讼所作的鼓励和引导，并不意味着出具检索报告是原告起诉的条件。”(注：参见中华人民共和国最高人民法院民事审判第三庭编：“北京市高级人民法院关于出具检索报告是否提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请求”，载《知识产权审判指导与参考》(第4卷)，北京：法律出版社2002年版，第281-282。)
对此争议，最高法院答复意见为：“检索报告只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。”并进一步解释“该司法解释所称‘应当’，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合民事诉讼法第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。”(注：参见中华人民共和国最高人民法院民事审判第三庭编：“关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复”，载《知识产权审判指导与参考》(第4卷)，第280-282。)
因此，修正案增设之检索报告制度不是完全的诉前确权制度，更不是实用新型的诉权行使条件。实用新型专利权人仍可在未提供的检索报告的情况下起诉他人侵权，人民法院须予受理，然后如修正案实施前一样，由被告向复审委员会提出无效宣告请求，所不同的仅仅是依《规定》第九条第二项至第四项的规定，法院对是否中止诉讼有一定的灵活性。(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条。)而根据修正案实施一年来的情况看，法院仍倾向于中止诉讼，以确保判决与无效决定不产生冲突。
将检索报告作为实用新型的诉权行使条件在国外已有先例，日本1999年《实用新型法》和1995年荷兰《专利法》已将检索报告作为诉权行使条件。日本1999年《实用新型法》第二十九条之二规定：“实用新型专利权人或独立实施权人，非经提示注册实用新型的技术评价书且提出警告后，不得向侵害自己实用新型权或专有实施权的人行使权利。”(注：参见《日本专利法》，杜颖、易继明译，北京：法律出版社2001年版，第110页。)
可以预见，由于检索报告并非起诉必需条件，中国专利法引入的此种制度在降低滥诉，实现程序公正，减少无效及中止方面的作用并不会十分明显。因此，笔者认为，只有将检索报告作为实用新型的诉权行使条件，才能有效发挥这一制度的作用，否者形同虚设。
2.检索报告的申请人应扩大至任何人。
根据专利法第57条第2款和专利法实施细则第55条第一款(注：专利法实施细则第55条第1款规定：“授予实用新型专利权的决定公告后，该实用新型专利权人可以请求作出实用新型专利检索报告。”)的规定，请求国家知识产权局作出检索报告的申请人只能是实用新型专利权人；根据国家知识产权局制定的《审查指南》的规定，实用新型专利检索由负责实用新型专利所属技术领域的审查部门或者国家知识产权局指定的其他部门承担，受理实用新型专利检索的部门应当及时将所受理的作出实用新型专利检索报告的请求书等文件转送承担检索的部门。承担检索的部门在接到请求书后，指派有关的审查员进行检索。(注：参见《审查指南2001》第二部分第7章，第2-99页。)
据直接参与中国专利法起草和修订具体工作的国家知识产权局条法司的解释，将请求作出检索报告的主体限定为专利权人的理由是：“为了避免使检索报告的数量过多，不适当地增大国家知识产权局的工作负担。”(注：参见国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，北京：知识产权出版社2001年版，第326页。)而笔者认为，对请求作出检索报告的申请人的限制，使公众失去了与专利权人平等利用国家知识产权局专业而权威的检索资源的机会，对公众而言既有失公允，又增加其负担，因为，当其提出无效宣告请求时，应负有检索举证的义务。可以肯定的是，任何人和其它检索机构在文献和检索手段上都无法与国家知识产权局相比。请求人有可能难以获得的对比文件，对国家知识产权局的专业审查人员而言却是极为容易的，由此而存在的能力、条件差异，将可能导致不同的检索结果。显然将请求出具检索报告的申请人仅限定为专利权人是不合适的。
笔者认为，日本《实用新型法》所确立的实用新型技术评价制度值得借鉴，该法第十二条规定，任何人可就实用新型向专利厅请求进行技术评价，(注：参见《日本专利法》，杜颖、易继明译，第102页。)这样可使专利权人与公众有平等的机会利用专利局的公共资源。
3.检索报告做出后应予公开。
检索报告经专利权人申请做出后，专利法并未对其是否公开以及公众能否查阅、复制做出规定。根据《审查指南》第五部分第四章“专利申请案卷”的有关规定，检索报告应属专利申请案卷保存的文件。①然而，在《审查指南》规定的关于允许查阅和复制的内容中，却又找不到《检索报告》，②因此，若专利权人已提出出具检索报告的申请，并由专利局做出了检索报告，但专利权人在获得该报告后秘而不宣，又不向法院提供，即使事实上检索报告的结论为否定该实用新型专利的新颖性、创造性，专利权人仍可起诉，法院仍应受理，仍需由被告在答辩期间内向复审委员会提出无效宣告请求，被告又无法利用已做出的检索报告，这无异于浪费知识产权局可贵的资源，使新法增设的检索报告制无用武之地。
四、结论
通过以上分析，笔者认为，应进一步完善我国实用新型专利检索报告制度，将其设置为实用新型专利诉权行使条件，或起码应取消对检索报告申请人资格的限制，扩大至任何人均有权提出出具检索报告的请求，并明确规定检索报告的公开制度，这样才能既充分发挥检索报告这一制度及时有效保护具备专利性的实用新型的作用，又能平衡专利权人与公众的法律地位，并有效防止滥诉和避免资源浪费，实现公正与效率兼顾。
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