（广州嘉权专利商标事务所有限公司，广州，510627）
摘要：对专利权保护范围的确定直接关系到专利权人和社会公众的权利划分和利益平衡。不同于发明、实用新型专利，外观设计专利权的保护范围另有一套独立的解释原则。在实践中，由于对形状、图案及色彩三者对外观设计专利权的保护范围的影响没有清晰的理解，从而导致申请人在撰写外观设计申请文件时，时常感到混乱、无所适从。因此，笔者在本文中将尝试理清形状、图案及色彩对外观设计专利权保护范围的影响，并对这一极具争议的问题发表自己的看法与建议。
关键词：外观设计三要素、保护范围、无效、侵权判定
一、外观设计的三要素
专利法第二条第四款规定：外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
进一步，《专利审查指南（2010）》（下称审查指南）在第四部分第五章“无效宣告程序中外观设计专利的审查”中表述：外观设计专利有下列六种类型：
（1）单纯形状的外观设计
（2）单纯图案的外观设计
（3）形状和图案结合点外观设计
（4）形状和色彩结合的外观设计
（5）图案和色彩结合的外观设计
（6）形状、图案和色彩结合的外观设计
由此可见，形状、图案及色彩是外观设计的三要素，这三个要素可以组合成六种类型的外观设计。
下面我们将进一步讨论形状、图案及色彩三要素对外观设计专利权保护范围的影响。
二、三要素对外观设计专利权保护范围的影响
1、外观设计专利文件对其保护范围的确定
关于外观设计专利权的保护范围，《中华人民共和国专利法2008》（下称专利法）第五十九条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
《中华人民共和国专利法实施细则2010》（下称实施细则）第二十八条规定：外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途、外观设计的设计要点，并指定一副最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。
从以上规定来看，专利法虽然规定了外观设计专利权的保护范围以图片或照片为准，简要说明作为辅助解释，但是并没有确定形状、图案及色彩三要素在判断外观设计保护范围过程中的逻辑关系，以及各自在这一过程中所起到的作用。实施细则虽然规定了外观设计请求保护色彩的，应当在简要说明中说明，但是也没有说明，请求保护色彩会对外观设计专利权的保护范围产生何种影响。
对此，我们进一步来看看审查指南涉及外观设计三要素的相关规定。
2、 无效确权程序中外观设计专利权保护范围的确定
审查指南第四部分第五章“无效宣告程序中外观设计专利的审查”5.2.3规定：
在与现有设计对比时应当仅以产品的外观作为判断的对象，考虑产品的形状、图案、色彩这三个要素产生的视觉效果。
在涉案专利仅以部分要素限定其保护范围的情况下，其余要素在与对比文件比较时不予考虑。
这就是说：在外观设计专利的无效确权程序中，外观设计的形状、图案和色彩相当于发明或实用新型专利权利要求中的三个技术特征。如果涉案专利包括色彩要素，但是没有请求保护色彩，则在与对比文件进行比较时，仅需对比两者的形状，只要两者的形状相同或相似，则两者外观相同或实质相同。如果涉案专利请求保护色彩，在与对比文件进行比较时，则需要综合判断两者形状与色彩的结合所产生的视觉效果是否相同或实质相同。因此，可以简单地认为，在无效确权程序中，外形、图案和颜色是并列的三要素，外观设计专利请求保护的要素越多，其越不容易被无效，相应地，其保护范围也会缩小。
在此逻辑之下，进一步讨论侵权判定程序中外观设计三要素对其保护范围的影响。
3、侵权判定程序中外观设计专利权保护范围的确定
关于外观设计三要素对外观设计专利权保护范围的影响，在最高院发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）中均没有非常明确的规定。而在北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南（2017）》（下称《专利侵权判定指南2017》）中则对这一问题进行了较为详细的规定。在介绍相关的条款之前，笔者先列举两个案例，虽然这两个案例的判决时间均在北京高院侵权判定指南公布之前，其判决依据均未涉及颜色要素的限定，但是笔者认为，通过对这两个案例的思考，可以加深对北京高院侵权判定指南中关于外观设计专利侵权判定原则部分的理解。
案例1：晨光文具诉得力公司等侵害外观设计专利权纠纷案［1］。在该案中， 法院认为：涉案外观设计专利的笔杆主体形状、笔杆顶端形状、笔帽主体形状、笔帽顶端形状、笔帽相对于笔杆的长度、笔夹与笔帽的连接方式、笔夹长出笔帽的长度等方面的设计特征，在整体上确定了授权外观设计的设计风格，而这些设计特征在被诉侵权产品中均具备，因此认定两者在整体设计风格及主要设计特征上构成近似。被诉侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。
对此，被告得力公司认为：被诉侵权设计采用了与授权外观设计不同的色彩和图案，这种色彩和图案对整体视觉效果会产生重要的影响，因此与授权外观设计不构成近似。
关于被告的上述意见，法院认为：根据实施细则第二十八条的规定，外观设计请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。本案授权外观设计的简要说明中并未明确要求保护色彩，因此，在确定其保护范围及侵权判定时，不应将色彩考虑在内。此外，从图片或照片中显示的授权外观设计来看，其并不存在因形状产生的明暗、深浅变化等所形成的图案，故在侵权判定时，图案要素亦不应考虑在内。被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素，属于额外增加的设计要素，对侵权判断不具有实质性影响。否则，他人即可通过在授权外观设计上简单添加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权，这无疑有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。因此，对于被告得力公司的上述意见，不予采纳［2］。
案例1对关于单纯形状外观设计保护范围的确定提出了指导性的意见，其对今后的司法实践具有借鉴意义。同时，本案也引发了笔者的两点思考：1、假设涉案外观设计的图片上具有色彩要素，而且其简要说明中声明要求保护色彩。那在侵权判定中，如何确定涉案外观设计专利权的保护范围？2、假设涉案外观设计专利请求保护色彩，其外观形状为惯常设计，仅图案与色彩为新设计，那又该如何确定涉案专利的保护范围？
案例2：上海知识产权法院2015年度十大典型案例之一：全圣公司诉王新丹、不夜城眼镜公司侵害外观设计专利权案［3］。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该案中，涉案外观设计专利为一种眼镜产品，其在简要说明中请求保护色彩。经对比，法院认为：被控侵权产品与涉案专利两者在形状上基本相同，在色彩和装饰条部分存在差异，但由于原告的外观设计专利本身就包含有5个仅在色彩上存在差异的系列设计，故法院认为色彩并不是该专利的主要设计要点，从一般消费者的认知角度，两者的色彩差异和装饰部分的差异相对于形状上的基本相同对于整体视觉效果并不产生实质性影响，即被控侵权儿童眼镜产品与原告的外观设计专利从整体视觉效果上看无实质性差异，两者构成近似。因此，法院认定被控侵权儿童眼镜产品落入原告外观设计专利权的保护范围［4］。
不同于案例1，案例2中的涉案专利是请求保护色彩的，因此法院在进行对比时，对涉案外观设计专利的形状、图案、色彩三者的结合进行了整体观察、综合判断。并认为：1、如果涉案外观设计专利的形状或者图案更能体现设计特征，那么色彩因素几乎是可以忽略的，除非色彩的变化可以改变整个图案的构造；2、在形状、图案和色彩均要求保护的外观设计专利案件中，侵权比对的考虑因素的轻重排列通常是：形状>图案>色彩。
案例2同样引发了笔者的两点思考：假设本案的外观设计专利的形状、图案和色彩均为新设计，被控侵权产品的形状与涉案外观设计相同，但是图案和色彩不同，而且因图案和色彩的不同导致两者在整体视觉效果具有显著的差异，在此情况下，又该如何判断涉案外观设计专利的保护范围？如果就此认为被控侵权产品没有落入涉案外观设计专利的保护范围，是否有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。
带着上述疑问，一起深入了解《专利侵权判定指南（2017）》中的相关条款。
第六十八条：外观设计专利请求保护色彩的，应当将请求保护的色彩作为确定外观设计专利权保护范围的设计特征之一，即在侵权判定中，应当将其所包含的形状、图案、色彩及其组合与被诉侵权产品相应的形状、图案、色彩及其组合进行综合对比。
笔者对此条款的理解为：一项同时具备形状、图案、色彩三要素的外观设计专利，如果其请求保护色彩，则在侵权判定中，其保护范围包括三个设计方案：①形状，②形状和图案，③形状、图案及色彩的组合。
第九十条：对要求保护色彩的外观设计，应当先确定该外观设计是否属于惯常设计，如果是惯常设计，则应当仅对其图案、色彩作出判定；如果形状、图案、色彩均为新设计，则应当对形状、图案、色彩三者的结合作出判定。
此条款的思路与上述案例2的审判思路如出一辙，其解决不了笔者上述关于案例2的两点思考。而且这种侵权判定思路会导致第六十八条没有太多存在的意义。因此，笔者综合考虑第六十八条和第九十条的制定本意，作出以下解释：
在确权阶段，一项同时具备形状、图案、色彩三要素的外观设计专利，如果其请求保护色彩，则在侵权判定中，其保护范围包括三个方案：①形状，②形状和图案，③形状、图案及色彩的组合。
在进行侵权对比时，又根据外观设计的形状是否属于现有设计，采取不同的对比方案：
（1）如果形状、图案、色彩均为新设计，则依次、分别对上述确权阶段确定的三个保护范围进行对比，只要其中一个保护范围构成相同或者相近似，则被诉侵权产品落入涉案外观设计的保护范围；
（2）如果该外观设计的形状属于惯常设计，则仅对其图案和色彩进行对比，进而判断被诉产品与涉案专利是否构成相同或相近似。
在判断被诉侵权产品与涉案外观设计专利是否构成相同或相近似时，应根据“整体观察、综合判断”的原则进行判断。
如果确定采用方案（1）进行对比，法院甚至可以根据被诉侵权产品落入保护范围的项数来酌情考虑判赔的数额。
三、总结
综上所述，当一项外观设计专利同时具备外形、图案和色彩多个要素时，一般公众难以从其已公布的授权文件中确定该外观设计专利的保护范围。而在无效程序中，外形、图案和颜色被视为并列的三要素，外观设计专利请求保护的要素越多，其越不容易被无效掉，相应地，其保护范围也会缩小。但在司法解释中，并没有明确外观设计三要素在外观设计侵权判定中的逻辑关系以及外观设计侵权判定过程中的具体对比原则。北京高院2017年发布的《专利侵权判定指南》对要求保护色彩的外观设计的保护范围及侵权判定对比原则做了规定，但是其与无效程序中外观设计专利保护范围的确定原则有出入，导致实践中容易出现混乱。另外，申请人在撰写外观设计申请文件时，对于是否有必要在图片或照片中反映图案，其会对保护范围产生什么影响，以及是否有必要在简要说明中撰写“请求保护的外观设计包含色彩”，撰写该内容会对保护范围产生什么影响，均存在一定的困惑。
四、建议
根据上述分析，笔者提出以下建议：
（1）当外观设计专利涉及形状、图案、色彩多项要素时，应当要求申请人在简要说明中明确该项外观设计的保护范围。保护范围可以是：①形状；②形状和图案；③形状、图案及色彩的组合中的一项或多项。只有当专利文件的保护范围确定了，公众才可以根据外观设计专利文件来确定其保护范围。而且，在无效程序中，审查员才可以根据专利文件请求保护的范围来确定进行对比的特征，从而进一步根据现有设计公开的内容来确定是全部维持还是部分维持外观设计专利请求保护的范围。为了实现这一目的，可以通过修改实施细则第二十八条来增加：“外观设计的简要说明应当写明外观设计的保护范围”这一内容，另外“请求保护色彩的，应当在简要说明中写明”这一内容可以删除。
（2）尽快统一专利无效程序与侵权判定程序中对外观设计专利权保护范围的确定原则，以更好地维护专利权人和社会公众的权利划分和利益平衡。
（3）从“鼓励发明创造、提高创新能力”的立法本意除非，尽快在相关司法解释中进一步明确形状、图案及色彩对外观设计专利保护范围的影响及具体的处理原则。
（4）最后，基于现行的法律，对外观设计专利的申请提出一些建议：对于一项在形状、图案及色彩上均有创新的外观设计，笔者认为可以对外观设计的①形状，②形状和图案，③形状、图案及色彩的组合等三个方案分别申请专利，以获得最大限度的保护范围。
然而，考虑到一项外观设计分别申请3个专利，必然会增加专利申请及维护的成本，因此建议可以把同一外观设计的①形状；②形状和图案；③形状、图案及色彩的组合当作同一产品的相似外观设计在同一件申请中提出，并在简要说明的设计要点部分分别说明设计①-③的设计要点。同时在简要说明中声明“仅请求保护的外观设计③包含色彩”。这样的申请策略既可以帮助外观设计专利获得最大限度的保护范围，又可以节约外观设计专利的申请及维护成本。
参考文献：
［1］上海知识产权法院，（2016）沪73民初113号
［2］上海晨光文具股份有限公司诉得力集团有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案?，《最高人民法院公报》2019年第1期（总第267期）第44-48页
［3］上海知识产权法院，(2015)沪知民初字第108号
［4］厦门全圣实业有限公司诉王新丹、上海不夜城国际眼镜市场经营管理有限公司侵害外观设计专利权案，上海知识产权法院发布2015年度十大典型案例
作者简介：郑莹，女，出生年月：1983年9月，籍贯：广东湛江，单位：广州嘉权专利商标事务所有限公司，职务：专利代理师，学位：硕士研究生。生物医药领域专利代理。
社会职务：1、 2016 年入选广东省知识产权局知识产权专家库专家；
2、 2016 年入选江门市科技业务综合管理系统专家库专家；
3、 2018 年入选广州市医疗保险服务管理局医药领域知识产权专家库。
主要工作业绩：1、代理的“本田技研工业株式会社诉广州飞肯摩托车有限公司专利侵权纠纷案”入选广东知识产权保护协会2015 年度十大知识产权典型案例。
2、代理的《“一种计算机辅助制造个性化正畸托槽的方法”发明和实用新型专利侵权纠纷案》入选广东知识产权保护协会 2017 年度十大知识产权典型案例。
3、 2018年被评为广东省“十大新锐专利代理人”。
论文作者:郑莹
论文发表刊物:《科技新时代》2019年7期
论文发表时间:2019/9/10
标签：外观设计论文; 色彩论文; 形状论文; 图案论文; 专利论文; 专利权论文; 简要论文; 《科技新时代》2019年7期论文;