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“TECHNICOLOR”商标
申请人荷兰泰克尼卡乐录像带公司(TECHNICOLOR VIDEOCASSETTE B.V.)于2001年1月4日在国际分类第9类“数字多功能磁盘播放机;录像带;影碟;摄像机;录像机;电影摄影机;电影、摄影胶片冲洗设备;用作展览的电影胶片”等商品上向商标局同时提出“TECHNICOLOR及图”商标(见图1)及“TECHNICOLOR”纯文字商标(见图2)的注册申请。 经审查,商标局认为“TECHNICOLOR”意为“彩色印片”,直接表示了商品的功能、用 途或其产品的最终效果,缺乏显著特征,依据现行《商标法》第十一条第一款第(2)项 、第(3)项、第二十八条的规定,于2002年4月16日驳回了该两商标的注册申请,不予公 告。申请人不服商标局的驳回决定,于2002年5月20日向商标评审委员会申请复审。
申请人复审称,“TECHNICOLOR”虽然意为“彩色,彩色印片法”等,但却未直接表示商品的功能、用途或最终效果,仅有普通暗示性。申请人早在60年前就取得了第一个“TECHNICOLOR”的商标注册,该商标经过60多年的使用已取得足够的显著性。申请人已在比荷卢、加拿大、法国、德国、日本、英国、美国等80多个国家和地区在国际分类第9类和其他十余类商品及服务项目上注册了“TECHNICOLOR”文字及组合商标。申请人提 供了在中国已经获准注册的指定使用在国际分类第42类、40类“摄影业、照相排版、影 片处理、录像带复制”等相关服务上的第778983、779188号“TECHNICOLOR及图”商标( 分别刊登在第473、474期《商标公告》)的注册证复印件,以及在其他国家经公证的注 册证复印件。
依据自2002年10月17日起施行的新《商标评审规则》第三十条规定,商标评审委员会于2004年3月组成合议组对两案进行了审理。经合议组评议,商标评审委员会认为:“TECHNICOLOR”的含义为“(电影片的)彩色印片法;人工的鲜艳颜色”(《牛津高阶英汉双解词典》),单独使用在“电影、摄影胶片冲洗设备;用作展览的电影胶片”两项商品上直接表示了商品的功能、用途或最终效果等特点。但其与图形部分组合后整体用在该两项商品上,不属于现行《商标法》第十一条第一款第(2)、(3)项不得作为商标注册的标志,可以起到区分商品来源的作用,整体具备了应有的显著特征,可予以初步审定并公告。依据《商标法》第二十七条、第三十二条的规定,商标评审委员会于2004年4月26日发出《“TECHNICOLOR及图”商标驳回复审决定书》(商评字[2004]第1361号),决定:申请人在第9类录像机等商品上申请注册的“TECHNICOLOR及图”商标,予以初步 审定并公告,并移交商标局办理初步审定及公告事宜。根据商标评审委员会的决定,商 标局已于2004年6月21日初步审定并公告了该商标的注册申请(见932期《商标公告》201 7137号)。
同时,依据《商标法》第十一条第一款第(2)项、第(3)项、第二十七条、第二十八条、第三十二条的规定,发出《“TECHNICOLOR”商标驳回复审决定书》(商评字[2004]第1378号),决定:1、申请人在第9类“数字多功能磁盘播放机;激光磁盘;录像带;影碟;摄像机;录像机;放像机;影碟机;电影摄影机”等商品项目上申请注册的“TECHNICOLOR”商标,予以初步审定并公告,并移交商标局办理审定及公告事宜。2、申 请人在第9类“电影、摄影胶片冲洗设备;用作展览的电影胶片(已曝光)”两项商品上 申请注册的“TECHNICOLOR”商标,予以驳回,不予公告。并告之申请人如不服本决定 ,可以自收到决定书之日起三十日内向北京市第一中级人民法院起诉。
从商标评审委员会作出的驳回复审决定书的内容来看,虽然图1商标的注册申请获准了初步审定并予以公告,但商标评审委员会并没有认可申请人关于“TECHNICOLOR”“未直接表示商品的功能、用途或最终效果,仅有普通暗示性”的复审理由,也没有认定该文字经过申请人的长期使用已经产生显著性的事实,只是考虑到该文字与图形部分组合 后整体用在相关商品上,可以起到区分商品来源的作用,整体具备了应有的显著特征, 因此不属于《商标法》第十一条第一款第(2)、(3)项不得作为商标注册的标志,应该予 以初步审定并公告。图2商标属纯文字商标,商标评审委员会认为该商标使用在“电影 、摄影胶片冲洗设备;用作展览的电影胶片(已曝光)”商品上,直接表示了该商品的功 能、用途或最终效果等特点,不具有商标应有的显著特征,而在其他商品上,则未直接 表示商品的功能、用途或最终效果等特点,因此可以初步审定。所以图2商标的复审结 果是部分成立。申请人对商标评审委员会关于图2商标的驳回复审决定没有向人民法院 起诉,这就意味着申请人接受了商标评审委员会做出的涉案商标的纯文字部分在相关商 品上不具有商标应有的显著特征的结论。这样的结果,恐怕不是申请人申请复审的初衷 。(图2商标已由商标局于2004年9月14日初步审定并公告,参见第943期《商标公告》第 2021669号)
依据2001年10月27日修改前的《中华人民共和国商标法》第八条一款(6)项关于“商标不得使用直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字”的规定,该案商标的注册申请被驳回是毫无问题的。但修改后的现行《商标法》将前述规定修改为“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册”,如此以来,本案商标因系文字和独特图形共同构成的组合商标,明显不属于仅仅直接表示商品的功能、用途或最终效果的标志,毫无疑问应该可以作为商标注册。商标局对本案商标的实质审查尽管依据了现行《商标法》的规定,但由于对前述规定缺乏正确的理解,加之作为商标实质审查具体操作指南的《商标审查准则》没有随着《商标法》的修改作出相应修订,商标局审查员还是沿袭过去的做法驳回了该商标的注册申请。随着对新《商标法》的深入学习,上述修改的实质即应从整体上判断一个标志的可注册性这一观念逐步被审查员了解并接受,此类商标在商标局的审查阶段已能够获准初步审定并公告。
另外,值得深思的是,“TECHNICOLOR”在不同词典中的解释有所不同。如《简明英汉词典》解释为“彩色印片”;《牛津高阶英汉双解词典》解释为“(电影片的)彩色印片法、人工的鲜艳颜色”;而《牛津现代英汉双解词典》则首先注明该词属商标,而后解释为“彩色印片法”,在非正式口头英语中含义为“鲜艳的颜色”或“人工着色”;《英汉多功能词典》又解释为“特艺彩色(彩色电影的一种)(商标名)”。从这些不同的解释中可以归纳出两点,一是该英文确实有与电影片相关的明确含义,二是该英文具有作为商标的法律地位。在申请人的复审理由中,申请人也首先承认了该英文具有明确含义,只是否认其含义直接表示了指定商品的功能、用途或最终效果;其次,申请人声明早在60年前就取得了第一个“TECHNICOLOR”商标的注册,该商标经过60多年的使用已取得足够的显著性,并提交了相关证据材料。商标评审委员会在审理时注意到了涉案英文的含义,并据此对指定使用商品进行了严格的区分,部分驳回了图2商标的注册申请。但对申请人提出的第二条理由及相关证据,商标评审委员会在审理时却并未予以考虑,在决定书中也未曾提及,因此无法判断该英文事实上是否具有作为商标的法律地位。也许商标评审委员会认为申请人提交的证据不足以证明该英文通过使用已产生了显著性,或者认为该英文的含义已经十分明确并且仅仅直接表示了指定商品中两项商品的功能、用途或最终效果,仅此一点就可做出复审决定,而不必考虑其他理由。笔者以为,对于 商标审查、评审中有可能影响最终结论的任何事实或理由,都应该予以高度关注,进行认真调查,并在审理决定中做出说明。只有这样,才能确保商标审查、评审工作的质量 令人信服。
“COMPO”商标
德国康保有限公司产销公司(COMPO GMBH & CO.KG)于2000年8月22日在国际分类第5类 “杀寄生虫剂、杀真菌剂(非人用)、除草剂、杀害虫剂、外激素(非人用)”等商品上申 请注册纯英文的“COMPO”商标。经审查,商标局认为,该商标的中文含义为“混合物 ”,直接表示了本商品的组成特点。依据2001年10月27日修改前的《中华人民共和国商 标法》第八条一款(6)项规定,商标局以(2001)标审(一)驳字第3887号商标核驳通知书 驳回了该商标的注册申请,不予公告。
申请人不服商标局的驳回决定,于2001年9月6日向商标评审委员会申请复审,商标评 审委员会依法予以受理。申请人复审称:申请商标系申请人名称的特取部分,商标局对 申请商标文字的翻译过于片面和武断,申请商标具有十分明显的显著特征。加之申请人 长期使用,更加增强了该文字标明商品来源的功能,具备了商标的可注册性。为了说明申请商标已经具备了商标的可注册性,申请人还提供了在其他国家该商标获准注册的证 明材料。据此,申请人请求商标评审委员会准予申请商标初步审定。
依据《商标评审规则》第三十条规定,商标评审委员会组成合议组,对本案依法进行了审理,现已审理终结。经合议组评议,商标评审委员会认为:“COMPO”的中文含义不仅仅是“混合物”,还有其他含义,“COMPO”作为一个英文标志,不能完全等同于中文的“混合物”。对申请人提供的在其他国家该商标获准注册的证明材料,商标评审委员会也予以采信。综合上述理由,商标评审委员会认为,申请商标具备商标应有的显著特征,能够起到区别商品来源的作用,故可以予以初步审定并公告。依据《商标法》第二十七条、第三十二条的规定,商标评审委员会于2004年4月26日发出《“COMPO”商标驳回复审决定书》(商评字[2004]第1358号),决定、申请人在第5类除草剂等商品上申请注册的“COMPO”商标,予以初步审定并公告,并移交商标局办理初步审定及公告事宜。根据商标评审委员会的决定,商标局已于2004年6月21日初步审定并公告了该商 标的注册申请(参见第932期《商标公告》第2018184号)。
在商标审查实践中,对于由英文构成的商标,商标局审查员首先通过查阅常用的英汉词典来了解英文的中文含义。如果英文的中文含义比较单一,则根据该含义进行绝对理由和相对理由的审查。如果英文所对应的中文含义有多个,则根据其常用含义或主要含义进行绝对理由和相对理由的审查。比如,“PEARL”作为名词,既有“珍珠”的含义,又有“珍品、杰出的人”、“珍珠色、蓝灰色”等含义,作为动词则还有其他含义,但其常用含义是“珍珠”。如果以“PEARL”作为商标申请注册,在审查其可注册性时,就应该以“珍珠”这个常用含义作为审查的主要内容,而不必考虑其他含义。但是,当英文所对应的中文含义有多个,又无法确定其常用含义或主要含义时,为了慎重起见,审查员通常会结合申请商标所指定使用的商品,以其中与指定使用商品有关的含义为主要内容来考虑该商标的可注册性。本案商标的审查即为这种情况。因为,从常用的英汉词典中,可以发现“COMPO”有以下多个含义:“混合(物)、组合(物)、混合涂料、灰沙、人造象牙、(船员的)部分工资”等,在澳大利亚俚语中,含义则为“工伤赔偿金”(见商务印书馆1984年版《英华大词典》第277页)。在这些含义中审查员不知道哪个是其常用含义或主要含义,因此只能选取其中与指定商品有关的“混合物”这个含义来审查其可注册性,从而驳回了其注册申请。由于商标局审查员的英文水平高低不一,过去还有根本不懂英文的审查员,所以在对英文商标的审查方面还存在不少问题。近几年来,商标局新录用的审查员都具有较高的英文水平,在日常工作中,商标局也一直比较重视采取各种措施促使审查员加强英语学习,以促进商标审查质量的提高。
在对英文商标的含义进行审查方面,还有一个十分关键的制约因素,那就是审查员可以查阅的英汉词典中的释义是否准确的问题。比如,上海译文出版社于1985年2月出版的《新英汉词典》(增补本)第704页对“kodak”的解释:作为名词,第一个含义是“小型照相机”,第二个含义(首字母大写时)是“柯达(照相机等的商标)”,第三个含义是“(用小型照相机拍的)照片”;作为动词,含义是“用小型照相机拍摄”。北京工业大学出版社于2002年1月出版的《新编英汉计算机科技词典》第550页对“Kodak”的解释是:一为“柯达照相机”,二为“柯达照片”。事实上,“kodak”无论大写还是小写,都是美国伊士曼柯达公司(EASTMAN KODAK COMPANY)注册在“照相机、胶卷、照片冲洗”等商品或服务上的商标,并且在世界范围内都有很高的知名度。“Kodak”作为一个商标词,本身是没有任何意义的。美国梅里亚姆—韦伯斯特有限公司(MERRIAM-WEBSTER INCORPORATED)于1983年出版、世界出版公司(WORLD PUBLISHING CORPORATION )于1988年重印的《WEBSTER’S NINTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY》第666页对“KODAK”的解释就很明确:“trademark-used for a small hand camera”,也就是说 “KODAK”是“用于小型照相机的商标”。也许是因为该商标在“小型照相机”上的知 名度,许多词典在收录该词是都把它直接解释为照相机的普通名称。在过去的审查实践 中,由于前述词典中的第一个释义,曾有审查员主张驳回该商标在“照相机”上的注册 申请,理由是该英文使用了本商品的通用名称。当然,这只是个极端的例子。不过,纯 粹出于词典解释的原因而导致本可注册的英文商标被商标局审查驳回的情形,过去和现 在都时有发生,今后恐怕也难以完全避免。虽然申请人可以通过复审程序最终取得商标 注册,却必须为此而付出更多的时间、精力和金钱。为了尽量减少上述情况的发生,商 标局应为审查员配备足够必要而且尽量权威的工具书,审查员在审查英文商标时也应力 求准确、全面地确定其中文含义。对于词典中的错误,利害关系人也应及时向词典编写 者提出交涉,使之尽快采取补救措施。