摘 要：本文通过分析有关成分权利要求的最接近的现有技术的选择，认为在最接近现有技术的选择时，不仅要考虑技术问题，技术方案和技术效果“三位一体”，还要从申请人的角度出发，选择一种容易被申请人接受的逻辑进行评述。
一、引言
专利审查实务中，通常采用《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1 节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，即“三步法”。在采用“三步法”进行创造性评判时，“确定最接近现有技术”是其中的第一步，也是后续“确定实际解决的技术问题”“判断显而易见性”的重要基础，因此，准确确定最接近的现有技术对于客观评判创造性至关重要。审查指南规定了：最接近的现有技术是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但是能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术，并且应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。但是在实际审查过程中，有时候关于成分的申请文件因为各种成分之间具有不可分割的特点，最接近现有技术的选择并不能通过上述原则进行确定，或者是通过上述方法确定的现有技术申请人并不认同。下面通过两个实施例进行具体说明。
二、案例
1.案例一
本申请要求保护一种低温韧性优良的大线能量焊接用埋弧焊实芯焊丝，其与对比文件1和2的具体比较如下：
从表1可知，对比文件1公开了本申请的主题，技术领域都是药芯焊丝，但没有公开可用于大线能量焊接及Ti与B的比值，对比文件2公开了大线能量焊接及Ti与B的比例在7.0-10.0，但公开的是药芯焊丝的药芯成分与本申请要求保护的实芯焊丝有区别。根据审查指南最接近现有技术的选择原则，首先考虑技术领域相同并且公开本发明技术特征最多的对比文件1作为最接近的现有技术，然后结合对比文件2评述本申请的创造性，但就会有与对比文件2的结合启示问题，申请人不容易接受在对比文件1的基础上结合仅限定Ti与B的比例就可以应用到大线能量焊接中，因为从申请人的角度出发，其发明点就在于通过将Ti与B的比例控制在一定范围内实现实芯焊丝的大线能量焊接，而对比文件1并没有公开了大线能量，本领域技术人员没有动机去结合对比文件2中的药芯焊丝的药芯成分去改进对比文件1。而药芯焊丝和实芯焊丝技术领域不同，但均是焊丝是两种形式，如果以对比文件2作为最接近的现有技术，其已经公开了本申请的发明点将Ti与B的比例控制在一定范围内实现焊丝的大线能量焊接，在此基础上，申请人只需将对比文件2中的药芯焊丝的药芯成分来制备成实芯焊丝，便得到了本申请的技术方案，而这种改变对本领域技术人员来说是容易想到的，并且对申请人来说是易于接受的，符合“最小改动”的原则，在此基础上，选择对比文件2作为最接近的现有技术结合公知常识评述更容易被申请人接受。
2.案例二
本申请要求保护的是一种轮船专用无缝钢管的制备方法。其与对比文件1和2的具体比较如下：
本申请要求保护一种轮船专用无缝钢管的制备方法，对比文件1公开了一种无缝钢管的各成分（仅含量略微区别）+采用穿孔处理的方式，对比文件2公开了另一种钢管（成分与本申请不同）+穿孔处理的具体步骤。根据审查指南中的确定最接近现有技术的原则，选择对比文件1作为最接近的现有技术，结合对比文件2公开了穿孔处理的具体步骤评价本申请。但是本申请的特点是超长权利要求，申请人在意见陈述中并不认同此种评述方式，认为对比文件1并没有公开穿孔处理的具体步骤以及后续的测试步骤，其区别技术特征长达一页，而这些区别技术特征对钢管的性能有决定性的作用可以得到抗拉强度以及延伸率满足一定要求的无缝钢管。审查指南中关于最接近现有技术的选择是站位本领域技术人员的角度出发的，而在实际与申请人的通知书交流中，站位申请人的角度还原整个发明过程显然更符合申请人的思维模式，也更容易被申请人接受。本申请为超长的权利要求，如果选择的最接近的现有技术公开的特征较少，区别技术特征很长时，很难做到结合启示或者说理充分，会给申请人“最接近现有技术公开本申请内容很少”的印象，说服力也会相应减弱。如果以公开特征最多的对比文件2作为最接近的现有技术，其区别仅在于无缝钢管的成分选择不同，再结合对比文件1中的钢管成分可以作为无缝钢管得到本申请的技术方案，更容易被申请人所接受。
三：总结
审查指南中关于最接近现有技术的选择是站位本领域技术人员的角度出发的，而在实际与申请人的通知书交流中，站位申请人的角度还原整个发明过程显然更符合申请人的思维模式，也更容易被申请人接受。在实际的案件审查中，最接近现有技术的选择在遵循审查指南中对于最接近现有技术选择的一般原则时，有时还要需要从申请人的角度出发来还原发明的过程，选择一种容易被申请人接受的逻辑进行评述。
参考文献
1．中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》，知识产权出版社， 2010年1月31日，172.
论文作者:张素敏
论文发表刊物:《科学与技术》2019年第04期
论文发表时间:2019/7/9
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