从一个复审案例浅谈创造性评判中准确认定发明起点的重要性
麦佐艳*董觉非**
摘 要： “三步法”评述创造性要求能够合理重构发明的过程，而准确认定最接近的现有技术是重构发明的基础。最接近的现有技术的认定需要审查员站位本领域技术人员，将发明作为一个整体进行考虑，尤其要注意技术问题的认定是否准确，即所谓的最接近的现有技术是否客观上存在与本发明相关的技术问题，并且解决该技术问题即可成为本发明的起点。
关键词： 创造性 “三步法” 最接近的现有技术 整体性 重构发明
一、引 言
创造性评述是发明专利实质审查过程中最常见的审查意见，为了便于理解与操作，《专利审查指南》（2010版）提供了“三步法”作为创造性评判的基本方法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。这三步是环环相扣的，最接近现有技术的选取和确定是最基础和最重要的，直接影响了整个创造性评述是否正确。然而，由于所认定的最接近现有技术不恰当，在审查实践中出现了很多生搬硬套“三步法”来进行创造性评述的审查意见甚至是驳回决定，使得申请人的创新成果未得到专利法的保护，直接损害了申请人的创新热情。
二、创造性评述中的考虑因素
（一）从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发
“三步法”的第一步就是确定最接近的现有技术。所谓最接近的现有技术是理论上存在的，然而审查员在检索过程中不可能穷尽所有的现有技术，审查员所认定的最接近的现有技术是否恰当是首先需要考虑的问题。发明创造的过程通常是一个发现现有技术存在技术问题并寻找技术手段对现有技术进行改造的过程。最接近现有技术的选取应当考虑与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题相同、技术效果或用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与本发明的技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。因此，所谓的最接近的现有技术应当存在一定的技术问题，并且解决该技术问题即可成为本发明的起点。
在创造性评述过程中还应从发明实际解决的技术问题出发来判断现有技术是否给出了相应的技术启示，进而判断本领域技术人员是否有动机对最接近的现有技术进行改进。
3.父母管教意见不统一或严重的溺爱，是普遍的诱因。家庭成员关爱和教育孩子的出发点不一致，在许多具体问题的处理上监护人意见不统一，使孩子感到无所适从。这种充满矛盾的家庭环境造成学生矛盾的心理，影响孩子的认知和学习行为。
（二）将技术方案作为一个整体考虑
《专利审查指南》（2010版）指出，在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。而从技术方案本身来看，审查员也不能机械地将技术方案拆解成一个个技术特征，然后从现有技术中找到不同的对比文件进行拼凑组成该发明。在审查过程中，应时刻遵循整体原则，将请求保护的技术方案作为一个整体进行看待，在此基础上分析现有技术是否给出了相应的技术启示。
（三）站位本领域技术人员避免事后诸葛亮
复审请求人在复审请求中指出该案相对于现有技术具备创造性，并重点争辩了上述对比文件1并非最接近的现有技术，其不能构成该发明的起点，没有改造成该申请的需求和动机。
因此，最接近的现有技术选取是否正确，其是否可以构成该发明的起点，直接决定了创造性的评述是否合理。
对比文件1公开的印刷机有两种使用方法：拓印和凸版印刷。拓印是在面板2上拼好图形凸版，铺上由下层推拉盒3中取出的白纸，按下压纸框1至锁钮9锁住，将蜡笔5装入上色辊7中，沿纸面推动数次即可得到一张拓印图案。凸版印刷是在面板2上拼好图形凸版，用装好蜡笔5的上色辊7沿版面推动数次，再将白纸铺好，按下压纸框1至锁钮9锁住，用胶辊4沿纸面滚动数次即可得到一张印刷图案。上述两种方法得到的图案均可再用各色蜡笔5进行填充、涂色。根据上述记载，对比文件1中的蜡笔5在拓印时其工作部为圆柱形蜡笔的侧面而非两端部。此外，对比文件1的儿童智力印刷机由塑料方盒整体组成，上下共分为三层，上层用于固定图形凸版10及印刷用白纸；中层为一小推拉盒6，内盛上色辊7和替换用图形凸版8；下层为一大推拉盒3，用来盛放印刷用白纸、胶辊4及供上色辊7和涂色用的各色蜡笔5。即对比文件1的三层式结构已经合理地设置有盛放蜡笔的空间。
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三、复审案例分析
下文所分析的是一个在实质审查阶段被审查员以不具备创造性的理由驳回，而经申请人提出复审请求后又获得授权的案例。
（一）驳回决定回顾
该案涉及一种绘图套装，申请人在背景技术中提到该方案解决了两个技术问题：（1）现有的蜡笔形状为圆柱体，只能完成简单的填涂，灵活性、扩展性较差；（2）利用现有蜡笔绘图时，需要利用多个工具来配合绘图，但没有合适的装载盒，只能把绘图玩具直接放在提袋内，取用不方便，而且容易对蜡笔造成磨损。
由于资金短缺，旅游服务设施建设滞后，功能低下，生态脆弱，吸引力下降，急需提高旅游服务功能和自我补偿反哺能力。
（1）该申请的拓印蜡笔和绘图蜡笔的结构和工作原理不同于对比文件1。对比文件1中的蜡笔5在拓印时安装在上色辊7中，通过滚动上色辊7沿纸面滚动数次实现拓印，即蜡笔5的工作部为圆柱形蜡笔的侧面而非两端部；而该申请的拓印蜡笔设置为中空柱状，绘图蜡笔两端的切角呈45°，拓印蜡笔和绘图蜡笔的工作部均分别为其两端，且上述特殊结构具有很好的技术效果。因而在对比文件1的基础上，并没有动机对蜡笔5的结构进行改造使其用端部拓印，否则将不能通过上色辊来滚动操作。
分析上述两个方案，可得出：
图1 绘图套装结构
申请人认为上述技术方案具有良好的技术效果：结合绘图蜡笔、拓印蜡笔及绘图模板可灵活地完成绘图作品。其中，可利用绘图蜡笔勾画图案或填涂颜色，横截面为正六边形的绘图蜡笔可方便用户拿捏，而绘图蜡笔的两端呈45°切角，可方便涂画上色；同时，利用绘图模板及拓印蜡笔可进行涂抹拓印，拓印蜡笔的笔杆为中空柱状，可回避拓印蜡笔在绘图模板的图案纹理上涂抹移动过程中与绘图本的摩擦，使拓印画面简单快速干净，利于后期涂画上色。另外，配合专门的包装盒，将绘图蜡笔及拓印蜡笔有规律地置于吸塑底部的容纳槽内，不易造成绘图蜡笔及拓印蜡笔的磨损，方便取用和携带。
审查员所引用的对比文件1涉及一种儿童智力印刷机，说明书节选如下：
该申请中两端的切角呈45°的绘图蜡笔和中空柱状的拓印蜡笔正是该申请的创新点之一，所述绘图蜡笔的绘图是通过两端的切角进行的，可方便勾画图案或填涂颜色；中空柱状的拓印蜡笔则使得拓印蜡笔与绘图纸间的接触面中空，减少摩擦，使得拓印画面简单快速干净，利于后期涂画上色。即该申请的绘图蜡笔和拓印蜡笔的工作部均分别设置于其两端。该申请的绘图套装还包括包装盒，以便于蜡笔的存取。
该儿童智力印刷机有两种使用方法：（1）拓印——在面板2上拼好图形凸版10（可组合成多种图形），铺上由下层推拉盒3中取出的白纸，按下压纸框1至锁钮9）住，将蜡笔5装入上色辊7中，沿纸面推动数次，即可得到一张拓印图案。（2）活字凸版印刷——在面板2上拼好图形凸版10，用装好蜡笔5的上色辊7沿版面推动数次，再将白纸铺好，按下压纸框1至锁钮9锁住，用胶辊4沿纸面滚动数次，即可得到一张印刷图案。两种方法得到的图案均可再用各色蜡笔5进行填充、涂色。
图2 儿童智力印刷机
审查员在驳回决定中指出，对比文件1作为最接近的现有技术公开了一种儿童智力印刷机（相当于绘图套装）：包括图形凸版10（相当于绘图模版）、蜡笔5（相当于拓印蜡笔），图形凸版10上设有图形（相当于图案纹理），其为立体并凸出在图形凸版10的表面。
该权利要求与对比文件1相比，区别技术特征在于：（1）还包括绘图蜡笔，绘图蜡笔的横截面为正六边形，绘图蜡笔的两端的切角呈45°，拓印蜡笔的笔杆为中空状；（2）所述绘图套装还包括包装盒；所述包装盒包括盒底、吸塑底部、吸塑盖部及盒盖，所述盒底通过铰链与所述盒盖相连接，所述吸塑底部活动置于所述盒底内部，所述吸塑盖部活动置于所述盒盖内部；所述吸塑底部上设有容纳槽以装载所述绘图蜡笔及拓印蜡笔。基于上述区别特征，可以确定该申请实际解决的技术问题是如何设置绘图蜡笔和拓印蜡笔的形状以方便绘图。
审查员认为，在绘图套装中设置绘图蜡笔是本领域的常规技术手段，绘图蜡笔的横截面采用常用的铅笔的横截面形状即正六边形对于本领域技术人员来说是很容易想到的。另外，现有技术公开了将拓印蜡笔设置成中空，绘图蜡笔两端形成切角的方案，也给出了设置包装盒来装载绘图工具而便于存取的技术启示，因而该申请不具备创造性。
（二）复审请求争辩
“三步法”的第三步需要判断要求保护的发明是否显而易见，而其判断主体是本领域技术人员。本领域技术人员是为了统一审查员和申请人之间的理解及判断标准而虚拟的概念，因而在审查过程中要求审查员站在本领域技术人员的角度来分析问题，其不可能具有超出本领域的技术知识和实验能力，也不能获知申请日之后本领域有关的技术知识，即本领域技术人员需要站在申请日以前本领域的技术水平的前提下进行创造性的评判，而不应犯事后诸葛亮的毛病。虚拟“本领域技术人员”这个概念的目的在于通过规范判断者所具有的知识和能力界限，统一对专利申请以及现有技术文献的理解，以及对创造性高度的要求，减少创造性判断过程中主观因素的影响。但是，由于专业知识和审查经验不足等原因，部分审查员在创造性评判中也常赋予“本领域技术人员”创造能力，从而得出所请求保护的技术方案不具备创造性的结论。
如图2所示，该儿童智力印刷机由32K纸大小的塑料方盒整体组成，上下共分为三层。上层由面板2、压纸框1、锁钮9组成，用于固定图形凸版10及印刷用白纸。中层为一小推拉盒6，内盛上色辊）和替换用图形凸版8，下层为一大推拉盒3，用来盛放印刷用白纸、胶辊4以及供上色辊7和涂色用的各色蜡笔5。
事情进展得很顺利，小虫得手了。玉敏摸着黑到了家，小虫就把玉敏拉进屋，关上门，从箱子里拿出了紫红色钻戒。玉敏捏着钻戒，左瞅右瞅，惊奇地说，和我卖给许沁的那款太像了，款型大小都一样，色泽也差不多。小虫竖起拇指，说那就好办了，你明天拿回店里，对雨落她们就说，许沁把钻戒还了。玉敏说她们会信么？小虫说，就这么说，信不信由她们。玉敏点点头。小虫吁了口气，说钻戒总算还了，我们再不用愁肠百结了。玉敏的眼泪突然迸发出来，趴在小虫肩上说，小虫，谢谢你。小虫抹去玉敏的泪，说谢什么，我不只是帮你，也是帮我自己嘛。我老婆去坐牢，我的日子多难熬。玉敏含着泪，说我们把钻戒还了，可姑妈呢？小虫说对于姑妈，这是九牛一毛。
(4)乙同学设计的实验方案原理为食用碱与盐酸反应生成NaCl,根据钠元素守恒可计算出各成分的质量,从而求出碳酸氢钠的质量分数。最后称量的物质为NaCl,由于反应中NaCl存在于溶液中,要得到固体需蒸发结晶。
一种绘图套装，如图1所示,其特征在于，所述绘图套装包括绘图模板1、绘图蜡笔2及拓印蜡笔3；所述绘图模板1上设有图案纹理11，所述图案纹理11为立体并凸出在所述绘图模板1表面；所述绘图蜡笔2的横截面为正六边形；所述绘图蜡笔2的两端的切角呈45°；所述拓印蜡笔2的笔杆为中空柱状。所述绘图套装还包括包装盒；所述包装盒包括盒底5、吸塑底部6、吸塑盖部7及盒盖8，所述盒底5通过铰链与所述盒盖8相连接，所述吸塑底部6活动置于所述盒底5内部，所述吸塑盖部7活动置于所述盒盖8内部；所述吸塑底部7上设有容纳槽61以装载所述绘图蜡笔2及拓印蜡笔3。
该案的发明目的就在于提供一种操作简单、灵活性高的绘图套装。驳回决定所针对的权利要求如下：
晚明耶稣会入华，拉开了16世纪中西文化交流的序幕。传教士传播西学和天主教，获得了普遍的同情和赞赏，与此同时，他们擅长“点金术”的谣言在晚明社会蔓延开来，以金诱人入教、资金来源不明成为反教者攻击传教士的内容。本文以“点金”谣言为切入点，描绘明末社会流传的传教士“点金术”谣言的情况，分析谣言产生原因，探讨护教人士，尤其是教徒的辩护，展示中西文化互动交流背景下，中国人对西方文化的理解和反应。
（2）两者的蜡笔存放方式不同。对比文件1的印刷机设置成三层整体式结构，并在相应的层设置推拉盒来存放所述蜡笔；而该申请是通过设置特定结构的包装盒来存放绘图蜡笔、拓印蜡笔等。因而在对比文件1的基础上，本领域技术人员没有动机改造整体式结构的印刷机来另设包装盒存放蜡笔。
通过以上实验得出发色效果最好的单种发色剂及发色剂复配组合，进行光稳定性实验，向4份同样含有0.03 g食盐、0.005 g山梨酸钾的10 g肉泥中，其中2份添加等量的最优发色剂或发色剂复配组合，1份添加等量亚硝酸钠做参考对照，1份做空白对照，烘烤温度180 ℃，时间15 min。制作好的肉脯置于室内靠窗处，暴露于空气中，连续11天每隔1 天测定1次红度值，绘制曲线图。
因此，对比文件1所公开的印刷机与该申请的结构不一样，蜡笔的结构形式及对应的使用方式也有很大差异，即两者的发明构思完全不同。本领域技术人员完全没有动机将对比文件1所公开的技术方案进行改造，即对比文件1根本不构成该发明的起点。经复审请求人的上述争辩，该案很快获得授权。
四、结 语
创造性评述是专利审查工作的重点和难点，“三步法”的评述过程实质上是一个审查员站位本领域技术人员重构发明的过程。所谓的最接近的现有技术是否构成该发明的起点则是审查员首先需要着重考虑的因素，如果发明的基础都不存在，则必然无法根据现有技术还原发明的过程，此时应得出本发明具备创造性的结论。
上述案例的驳回决定发生错误的原因在于审查员未能在评述过程中遵循整体原则，在确定最接近的现有技术时未能充分考虑其技术问题是否存在，在评述时机械地割裂技术特征，忽略了方案的整体性，即审查员未能真正做到站位本领域技术人员来重构发明的过程。
只有准确确定最接近的现有技术，充分理解发明的实质，认清本申请和对比文件的技术事实才能为创造性的评述奠定坚实的基础。
*作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心。
**作者单位：广州圣理华知识产权代理有限公司。
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