关键词：补充实验数据 创造性 预料不到的技术效果
由于生物或化学领域属于实验科学，技术效果的可预测程度较低，通常需要依赖实验证据予以证实。因此，在生物或化学领域专利申请的创造性审查过程中，申请人经常会针对审查员发出的申请不具备创造性的审查意见，提交补充实验数据，特别是提交补充的对比实验数据，以期证明本申请由于区别技术特征的存在使得本申请相对于现有技术取得了预料不到的技术效果，从而具备专利法规定的创造性。然而，对于这类补充实验数据在专利申请创造性审查中如何考量，现行的《专利法》和《专利专利审查（2010）》中缺乏明确的规定，因而在实际专利审查中仍然存在很大的争议，审查标准难以统一。本文简单探讨了补充实验数据在实际专利申请创造性审查过程中应当考量的因素，并结合多个复审案例进行分析，以期给生物或化学领域的审查员提供一个可参考的审查思路，同时为专利申请人和代理人在撰写申请文件时应当公开的程度提供一定的指引。
一、我国现行的《专利审查指南》关于补充实验数据的审查规定
《专利审查指南》（2010）（下文称“指南”）在第二部分第十章第3.4节第（2）项记载了判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑[1]。
国家知识产权局局令第七十四号公布了关于修改《专利审查指南》的决定，自2017年4月1日起施行。其中，在指南第二部分第十章第3节中新增第3.5节，将第3.4节第（2）项移至第3.5节并作修改，第3.5节的内容如下：关于补交的实验数据 判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的[2]。
由此可见，修改后的指南进一步明确了审查员应当予以审查申请日之后补交的实验数据，而不是指南修改前一刀切地不予考虑申请日之后补交的实验数据，并且提供了审查时应当考虑的关键因素是“补交的实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”，体现了先申请制原则，并强调了站位所属技术领域技术人员考虑，同时表明“应当予以审查”不代表“不加分析地全盘接受申请人声称的解决的技术问题以及能够实现的技术效果”。也就是说，修改后的指南对于避免补交的实验数据的审查进入两个极端“不考虑”和“全盘接受”提供了很好的指导依据。但是，指南对于“得到”并未作出进一步解释，也未给出可操作性的判断方法，因而实际审查操作中仍然存在较大的分歧。并且指南仅在判断化学发明的说明书充分公开时规定了申请日之后补交的实验数据应当予以审查，对于审查员在创造性审查中是否应当予以审查补交的实验数据并没有做出明确的规定。
二、补充实验数据在专利申请创造性审查中的审查思路
指南在第二部分第四章第5.3节规定：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质” 的变化，具有新的性能；或者产生“量” 的变化， 超出人们预期的想象。这种“质” 的或者“量” 的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆指南在第二部分第四章第6.3节规定：在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。按照本章第5.3节中所述，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。
正是由于指南中存在上述“发明具有预料不到的技术效果属于发明具备创造性的充分条件”的规定，因而在生物或化学领域专利申请的创造性审查过程中，申请人经常会针对审查员发出的申请不具备创造性的审查意见，提交补充实验数据，特别是提交对比实验数据比较本申请和对比文件中区别的存在导致技术效果显著不同，以期证明本申请相对于现有技术取得了预料不到的技术效果，从而具备专利法规定的创造性。
而对于专利申请创造性审查中申请人提交的关于证明发明产生了预料不到的技术效果的补充实验数据，笔者认为可以参考修改后的指南关于判断化学发明的说明书充分公开时对于申请日之后补交的实验数据的规定进行审查，即：对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查，补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。尽管最终适用的法条不同，但原始申请文件公开的内容是固定的，补充实验数据的内容是固定的，提交时间均为申请日之后，其所能证明的技术效果应当是相同的，可以适用相同的审查标准，仅仅需要在此基础上进一步区别判定所述补充实验数据所能证明的技术效果的存在是否足以克服说明书公开不充分或创造性的缺陷。具体地，笔者认为可以按照如下审查思路考虑补充实验数据对于创造性的影响。
首先，应当从证据资格本身考虑，审查补充实验数据是否满足合法性、真实性和关联性的要求。由于专利实质审查和复审中可取证和质证的空间较窄，因此，一般认为补充实验数据如果是申请人通过正常法律途径（例如通过专利电子申请系统或专利局受理处）提交，且根据本领域技术人员的判断补充实验的操作方法和结果数据没有明显的瑕疵、前后矛盾等不符合本领域常规认识的情况，一般对其合法性和真实性不予质疑[3]。当然，如果申请人能够主动按照无效宣告和行政诉讼程序中对于证据的要求，提供能够足以证明补充实验数据合法性和真实性的相关证据，例如经公证的试验数据原件等，显然是更为完美的，也能经得起后续复审、无效和诉讼程序对于所述补充实验数据合法性和真实性的质疑。关联性是指补充实验证据与待证事实本申请具备创造性存在部分或全部的关联，因此，如果所提交的补充实验证据与本申请的技术方案相关，并且其目的是用于证明创造性，一般认可满足关联性。
其次，在具备了证据资格之后，审查的重点应当着眼于所述补充实验数据的证明力，即补充实验数据能否证明本申请具备创造性.
三、结论与建议
尽管补充实验数据通常是申请日之后提交的，但是，审查员仍然应当对其予以审查。对于专利申请创造性审查中申请人提交的关于证明发明产生了预料不到的技术效果的补充实验数据，可以考虑按照如下审查思路进行：首先审查补充实验数据的证据资格，应当满足合法性、真实性和关联性；其次，重点审查补充实验数据对于申请具备创造性的证明力：第一，准确认定补交实验数据实际所能证明的技术效果，第二，重点考量补交实验数据所证明的技术效果是否能够从原始申请文件公开的内容中得到，第三，补交实验数据所证明的技术效果是否能够证明本申请要求保护的技术方案产生了预料不到的技术效果。如果补充实验数据实际所证明的技术效果能够从原始申请文件公开的内容中得到，并且能够证明本申请要求保护的技术方案产生了预料不到的技术效果，则应当认可技术方案具备创造性。
另外，由于补交实验数据仅仅是一种补强性证据，无法引入新的技术贡献和技术效果，因此，对于申请人而言，一方面，申请文件的撰写非常关键，应当确保申请日提交的申请文件中充分公开本申请相对于现有技术作出的技术贡献及其所能产生的技术效果，必要时记载足以让本领域技术人员确认所述技术效果的实验数据，才能有利支撑本申请相对于现有技术具备创造性；另一方面，在审查过程中，如果审查员对技术效果存疑，申请人也可以按照上述审查思路提交有针对性的补充实验数据，避免提交的补充实验证据缺乏证明力。
参考文献
[1]《专利审查指南（2010版）》，知识产权出版社，2010
[2]关于修改《专利审查指南》的决定，国家知识产权局局令第七十四号，2017
论文作者:许珊萍
论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期
论文发表时间:2020/4/17
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