一宗跨国图书商标案引发的思考，本文主要内容关键词为：商标论文,图书论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
2003年5月，中国社会科学出版社与英国的费德里克·沃恩有限公司(FREDERICK WARNE&CO.LIMITED，以下简称沃恩公司)发生了一宗图书商标权纠纷。一段时间过去了，同一 件事已演变成两个官司：(1)沃恩公司向北京市工商局投诉中国社会科学出版社出版“ 彼得兔系列”图书侵犯了其商标权；(2)中国社会科学出版社针锋相对，向北京市第一 中级人民法院提起“确认不侵犯商标权”之诉。目前两案均在进行中。此案引起了我国 司法界、工商行政管理部门、新闻出版界及其管理部门的广泛关注，人们在研究探讨、 在激烈争论，意见纷纭，莫衷一是。一件似乎很普通的民事案件，为什么能引起这么大 的震动?在我看来，我国有关部门是“老革命遇到新问题”，它对我国知识产权方面的 司法理论与实践提出了新的挑战，有许多新的问题需要我们认真思考和妥善解决。以下 就本人认识所及谈点粗浅看法。
一、“彼得兔系列”图书商标案看似简单，其法律含义却非常丰富
为了便于分析思考问题，我们先介绍一下“彼得兔系列”图书商标案的基本事实。
中国社会科学出版社于2003年4月正式出版了“彼得兔系列”图书四册，它选自已故英国著名童话作家毕翠克丝·波特(Beatrix Potter，以下简称“波特”)的名著。
波特在1902年至1913年期间创作了《彼得兔的故事》等一系列童话故事，并亲手绘制了故事中的所有插图。其中“彼得兔”(Peter Rabbit)是波特发表的第一个故事作品的主角，也是她笔下众多动物中最有名的一个。因此，“彼得兔”已成为人们对波特本人 及其作品的代称和标志，波特创作的穿着蓝色夹克衫的彼得兔形象(其中尤以彼得兔的 “右侧面小跑图”为代表)亦成为波特作品的标志图，甚至于人们将波特居住的英国湖 区称为“彼得兔”的家乡。波特女士于1943年去世，根据中国《著作权法》，其创作的 童话故事及其插图，自1994年1月1日起进入公有领域。
在波特作品版权进入公有领域9年后，中国社会科学出版社从美国出版的几个波特作品集版本中选择了19个故事进行翻译出版。出版时为方便小读者阅读、携带及购买时可自由选择，该社将所选19个故事分成四册，各册图书分别选用其中一篇作品的名称而取名为《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》、《平小猪的故事》。同时，鉴于原作者在中国尚无知名度，根据国外已经对波特作品集形成的通称而用 “彼得兔系列”作为四册图书的统一书名，以标示该四册图书的同一作者、同系列、同 为动物童话的特征。在装帧设计上，为与全书正文图文并茂的风格相一致，与“彼得兔 系列”书名相对应，遂选择最有代表性并已成为波特系列作品标识的彼得兔形象图之一 ，即“右侧面小跑图”(以下简称“兔子小跑图”)，用于四册图书的封面、书脊和页码 上。熟悉图书出版工作的人都知道，该图这种用法属于图书的装帧装饰。同时，为对读 者负责，波特的这四册书像中国社会科学出版社所出版的其他图书一样，无一例外均显 著地使用了自己的商标：郭体字“中国社会科学出版社”和由中国社会科学出版社英文 名(CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS)各个单词的第一个字母巧妙组成的图形商标，这是 在中华人民共和国工商行政管理总局正式注册的商标。
“彼得兔系列”图书出版不久，沃恩公司通过其代理人到北京市工商局起诉中国社会科学出版社侵犯了它的商标权。沃恩公司是一家历史比较长的英国出版商，1993年6月 ，即波特的作品在中国即将进入公有领域时，它将该系列故事中的十多幅插图(包括“ 兔子小跑图”)在中国申请商标注册，并于1994年10月得到中国国家工商总局核准。据 我们了解，沃恩公司在中国注册商标后并未在中国大陆出版过波特女士作品，自然也没 有在图书商品上使用过“兔子小跑图”商标。
北京市工商局受理英国公司投诉后未听取被告申辩就立即查封了图书。中国社会科学出版社认为自己是遵循出版界通常描述图书类作品内容特征的方法及根据国外其他出版社对波特作品集的惯称，使用“彼得兔”和“兔子小跑图”作为书名和装帧，属于正常和善意的使用，不论是从使用本意还是标识效果上，“彼得兔”及“兔子小跑图”都并 非作为该系列图书的商标使用，因而并未侵犯沃恩公司的商标权。基于此，该社一方面 借鉴国际司法实践，根据民事诉讼法相关规定，以沃恩公司为被告，向北京市第一中级 人民法院提起“请求确认不侵犯商标权”之诉。北京市第一中级人民法院于2003年6月1 0日受理，计划于2004年5月18日开庭。另一方面，多次以书面形式向北京市及西城区的工商局陈述自己没有侵犯沃恩公司商标权的意见，而且考虑到已向法院起诉，根据商标侵权由司法机关终裁的原则，遂请求工商局中止行政处理程序，由法院审理此案。但这一合法请求被北京市工商局拒绝，并于2003年8月26日做出行政处罚决定。中国社会科学出版社对此当然不能接受。根据我国现行法律规定，他们已准备提请行政复议，必要时还将提起行政诉讼。这将是一个漫长的司法过程。
本案所涉事实并不复杂，但处理这样的案件对于中国有关部门来说尚属首次，现有有关法律规定又不是很明确，各方争议或分歧颇多，比如：(1)如何认定中国社会科学出 版社在“彼得兔系列”图书中使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”的行为的法律 性质?解决这个焦点问题需要搞清的核心是：中国社会科学出版社在“彼得兔系列”图 书中使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”是否构成商标使用、是否构成对沃恩公 司商标专有权的侵犯”沃恩公司将波特为自己作品所绘插图单另拿出来注册成商标，是 否可以限制其他方在波特作品集中使用?(2)与此相关的问题有：什么是图书商品的商标 ，什么是图书商品的装帧，什么是对图书商品的内容或其他特征的描述性标识?根据什 么标准来判断一个标识是做商标使用?(3)出版者在出版图书前的知识产权法律审查义务 的范围到底有多大?对于已过著作权保护期而进入公有领域的作品，如何保护公共利益 、保障社会公众自由平等的使用权?(4)最后，注册商标只有使用才有效，对根本不可能 被使用的商标是否能核准注册?外国公司在中国注册的商标长期不使用应不应该撤销?以 上种种问题，无论对于我国的工商行政部门，还是我国的法院，甚至立法机关，似乎都 是新问题，在法律尚无明晰而无歧义的条文可援引时，应该如何对待，这些都是值得认 真思考的。
二、商标的定义及其判断标准
1.一般商品。
一般商品的商标是能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可 视性标志。商标的作用是区分商品的来源者(包括生产者、制造者、加工者或者经销者 、提供服务者，下统称“生产者”)，即将生产同一商品的此生产者与彼生产者分开。一个可视性标志能够作为商标用的必要条件是具有显著性；但是，一个可视性标志在某一商品上使用，且具有显著性，并不必然是该商品的商标。《中华人民共和国商标法》第十一条及《商标法实施条例》第四十九条规定，具显著性的标志如果“(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”，则不得作为商标注册，注册商标中含有该类商品的上述 描述性内容，则“注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。据此，我们认为：判断 一个具有显著性的标识是否为商标的标准，应当是而且只能是其作用是否用来标识商品的来源，即区分商品的生产者。童话中的兔子显然并不是标识商品来源的。
2.我国图书商品商标的特殊性。
图书这种商品与其他商品比，有共性也有个性。一般说来，图书商品的产生，首先要有作者创作的作品，其次要有可供传播、阅读用的物质载体。但是，在我国，有了这两项还不行，因为目前图书出版由国家管理，国家通过核发经营许可证的方式设立出版单位进行图书生产经营，并对图书实行书号管理。只有这样合法出版的图书，才能作为合法商品向公众发行、销售。迄今为止，我国主管部门尚未批准任何外资机构或外国人在中国大陆出版(生产)图书。因此，在中国大陆，目前图书商品的生产者只能是由新闻出版总署批准成立的中国的出版社；图书商品的商标应当是标识图书的出版者，是为了区 分不同出版社的显著性标识，而非表示作品本身特征、为了区分不同作者或不同作品本 身的标识。事实上，中国所有合法的出版社，无一例外地均以本社名称和社标为其出版 图书的商标(如果所出版的图书有商标的话)。此外，按出版惯例，对一种作品集图书， 通常可以用其中一篇作品的名称，或以作者姓名、笔名或代称，或作者创作的重要角色 名等作为图书名称(包括图书的主书名、副书名、丛书名)。而在装帧上，亦通常用书中 插图、角色形象、作者形象(照片)、作品内容特征标识等配合描述作品特征。这些描述 作品本身特征的文字或其他标识，目的在于向读者揭示图书中的作品内容，即区分不同 图书商品的组成成分，而不是标识或区分不同的出版者。因此，这类标识就不应被认为 是作为该图书商品的商标使用，不应当将图书商品上出现的任何显著性标识简单地认定 为商标。
3.“彼得兔系列”图书末侵犯商标权的理由。
具体到对中国社会科学出版社在上述四册图书上使用“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”的性质如何看待，我们认为不应忽视如下事实：(1)“彼得兔”和“兔子小跑图”直接源于波特创作的最知名的角色名称和形象。在国外，“彼得兔”早已不再单指波特的某一个童话故事，而已经被用来指称几乎所有她创作的童话故事，已成为波特系列作品的代称和标志。中国社会科学出版社在编译出版这套在世界许多国家已成为名著的 作品集时，直接采用这两个通用标识应当说是很自然的选择，并未侵害任何人的知识产 权。(2)中国社会科学出版社始终是将“彼得兔系列”这五个字及“兔子小跑图”用来 描述该系列书作品内容特征，其作用一是作为波特作品集系列图书的统一书名，二是与 统一书名相应，作为该系列所含四册图书的装帧中的共性标识。这两个标识，虽然一个 是文字，一个是图，但二者的含义和标识指向是一致的，都是直接描述作品本身内容特 征。更为关键的是，在“彼得兔系列”图书上均已明确标示“中国社会科学出版社”为 该系列图书的出版者，且使用了该社经国家工商总局核准了的专用注册商标。可见，中 国社会科学出版社根本不愿意读者将该系列图书与什么英国公司的出版物相混淆，而任 何一个有正常识别力的读者都能据此判定它们是中国社会科学出版社出版的图书，根本 不存在中国社会科学出版社将“彼得兔系列”、“兔子小跑图”故意或可能引人误解地 指向标识自己。且不说沃恩公司从未在中国出版过图书，即使拿其在国外出版的波特同 类图书与中国社会科学出版社出版的这套图书放在一起比较，读者也能很容易区分这些 图书各自的出版社。
综上所述，我们认为“彼得兔系列”文字及“兔子小跑图”这两个标识具体到“彼得兔系列”图书这一具体商品时，不论是从中国社会科学出版社的主观意愿，还是从读者认知的客观效果来看，它们都不是作为标识商品生产者即图书商品的商标使用的，而只是作为四册同系列书共同的书名和装帧标识，完全是一种善意的、正当的使用，所以， 中国社会科学出版社出版的“彼得兔系列”图书并未侵犯沃恩公司的注册商标权。
三、如何应对在知识产权领域“明修栈道，暗渡陈仓”的化公为私行为
如前所述，沃恩公司是英国的一个老牌出版商，在20世纪的大部分时间里它垄断了波特童话书的出版，早已赚得盆满钵满。波特女士于1943年谢世，按照《中华人民共和国著作权法》，著作权保护期限截止于作者死亡后第五十年的12月31日，波特的著作权应于1994年1月1日进入公有领域。沃恩公司为了继续维持其垄断地位以获利，对波特的著作权采取“明修栈道，暗渡陈仓”的办法化公为私。所谓“明修栈道，暗渡陈仓”，再 “化公为私”，是指沃恩公司表面上是注册商标(“明修栈道”)，将已进入公有领域的 波特的童话著作中的插图(如“兔子小跑图”等)，以及最具代表性的动物名(如“彼得 兔”)注册成自己的商标，然后“暗渡陈仓”：一旦某出版社出版波特的童话作品，势 必包含有被它注册成商标的插图和童话中的动物名，它就起诉你侵犯它的注册商标权缠 住你，然后在讼诉过程中再压你为出版波特作品向它支付版税，从而实现“化公为私” ——使己进入公有领域的波特的著作权变成自己垄断的版权(知识产权)。沃恩公司表面 上维护的是商标权，实际攫取的是公有知识产权，这实质是一种对公众权益的剥夺。
以上并不是抽象的逻辑推理，让我们看两个实例：(1)在上述沃恩公司诉中国社会科学 出版社一案中，当中国社会科学出版社将沃恩公司反诉到法院后，沃恩公司主动要求“ 私了”，中国社会科学出版社考虑到官司将旷日持久，为经济利益计，曾同意与其和解 ，同它的代理人谈过几次，在基本达成协议(出版社付给沃恩公司几万元的“费用”， 双方各自撤诉)时，因工商局不同意沃恩公司撤诉而中断了。而当中国社会科学出版社 后来了解到沃恩公司通过恶意注册，“化公为私”，然后采取先诉讼、随之要求与被告 和解而牟利，曾用这种伎俩坑了一些单位之后，也就不再与它和解了。该社表示，为了 中国民族出版业的发展和读者(消费者)的利益，要将维权斗争进行到底。(2)在沃恩公 司宣称对中国社会科学出版社的诉讼“获胜”的新闻发布会上，向媒体提供的资料竟说 “Frederick Warne拥有英国作家Beatrix Potter所有作品，特别是其中主角The Original peter Rabbit books的所有知识产权。该公司在中国登记有众多商标，包括 人物的姓名和图片，以防未经授权擅自翻印。”没有比这更露骨的表白了，沃恩公司保 护商标权是幌子(所谓“明修栈道”)，借以垄断已进入公有领域的版权才是目的(此即 “暗渡陈仓”)。至此，沃恩公司“化公为私”的卑劣伎俩已大白于天下。我国的行政 执法和司法机关难道应该保护这样的行为吗?中国善良的人们啊，千万不要被它“明修 栈道”、堂而皇之地打商标官司的表象所迷惑!
我们知道，知识产权法的立法目的并不仅仅限于保护知识产权权利人的利益，它还要而且更主要的是要鼓励知识产权成果的合法传播，平等保护权利人和社会公众的利益。因此，知识产权法在保护权利人利益时，它没有赋予权利人对其智力成果享有永久性权利，而仅是赋予权利人一定期限内的排他性，当期限届满，该智力成果随之进入公有领域，任何人都有权合法地自由使用。虽然法律不限制将进入公有领域的作品中的角色名称、插图等注册为商标，但商标注册人的专用范围不应包括原作品。如果允许商标注册能成为限制他人使用已进入公共领域的原作品的方式，则实质上意味着对公共利益的侵害。
本案所涉争议并非一个特例。随着作品交流的日益发展，将进入公共领域的作品中的名称或绘图或角色作为商标进行注册的情况可能越来越多，将来出版界如何使用这些进入公有领域的作品将成为一个严重问题。而且关键是，这种禁止是否符合平等保护知识产权权利人和社会公众利益的立法精神。如果在本案中中国社会科学出版社被认为侵犯 了商标权，从某种意义上讲就是在我国开创纵容限制正当传播行为和损害公众利益的恶 劣先例，因为商标注册人即可通过注册商标来长期垄断早已进入公有领域的原作品的使 用。如果仅根据图书上的显著性标识与已注册商标相同即可认定侵权，而不考虑这种标 识的来源、标识目标或作者及实际使用效果，那么，出版社以图书中作品的某个组成成 分或特征标识作为图书名称或装帧标识使用时，就存在可能因与他方将这些标识注册成 的商标相同而被认定为侵犯他人商标权的风险，这势必大大增加作品出版者的法律风险 。如果是这样，那么，出版界要避免这种侵权风险，除了审查作品的著作权状态外，就 必须将每一个可能用做书名、装帧设计及其他在图书上的标识进行商标查重，这就增加 了出版者的法律审查义务。出版者承担的法律审查义务应当是法定义务，在法律上应有 明确规定，当出版者未尽这种法定审查义务时将承担侵权等法律责任。然而，出版社这 种商标查重审查义务的法律依据又是什么呢?同时，由于我国目前商标检索实行收费服 务，这种要求将增大出版社的出版成本，而对于进入公有领域的作品，则会大大增加社 会公众使用公有领域作品的成本，这显然违背了进入公有领域的作品人人可以平等地自 由使用的立法本意。正因为本案所涉问题并非个案特例，本案的法律定性将对整个出版 界和亿万读者产生影响，我们希望通过出版业界、法律界及司法机关和相关主管部门的 共同探讨和研究，能够最终获得一个真正有益于知识产权保护、有利于促进作品传播、 有利于创建和保护公正、平等的出版竞争环境的解决方案，以更好地保护读者(消费者) 的利益、与图书生产有关的各当事人的利益。
四、对于法律未明确界定的商标案处理原则的建议
(一)从商标及其立法的发展沿革考虑
对于“彼得兔系列”图书商标案，北京市工商局也承认是一个无先例、缺乏明确的法律规定的案子，据说是在经过向一些专家咨询后，才认定“兔子小跑图”是当商标使用，并引用现《商标法》第五十二条第(一)款认定中国社会科学出版社侵犯了沃恩公司的商标权。而中国社会科学出版社则认为“兔子小跑图”属图书的内容特征描述和装帧设计，并非商标，于是援引《商标法》第十一条和《商标法实施条例》第四十九条的规定进行抗辩，力陈自己未侵权。根据法律面前人人平等的原则，在争执不下时，我们似乎可以溯本求源，从商标及其立法的发展进行一番探讨，看能否求得共识。
1.大家都知道，商标的最初功能仅仅是表现商品的来源，即表明它的生产者是谁，换言之，商标是为了在市场上区分生产者以示对销售的产品负责而出现的。因而，最初，英美各国普通商标法的目的只是为了防止“假冒”，即防止一个生产者将其商品假冒成另一个生产者的商品出售，是对生产者的保护。所以，商标侵权的实质是冒充(假冒)。
据此，即使我国现行法律对什么是图书商品的商标无明确界定，中国社会科学出版社出版的“彼得兔系列”图书，由于明显印有该社的社名和注册商标，中国的任何读者都知道这套书的生产者是中国社会科学出版社，而不是该社在假冒沃恩公司的名义生产图书。既然中国社会科学出版社在本案中不存在假冒，即商标侵权的实质不存在，在存在争议的情况下，这一点应起决定性作用。主管部门似乎不能无视这一根本点。
2.根据发达国家商标法实践，“商标只有通过商业使用才能取得，而不是仅仅通过选定某标志即可取得，所以商标只有在商标所有者商业活动区域内，以及只有在相似而足 以引起竞争的商品之间才有效。”(阿瑟·R·米勒，迈克尔·H·戴维斯《知识产权法 概要》1990)如前所述，迄今为止，中华人民共和国政府禁止外国公司在中国大陆生产 图书，沃恩公司当然不能例外。既然它在中国注册的商标不能用于图书，那它就是无效 的。进一步我们似乎有理由认为，中国的国家工商行政管理总局商标局应该知道沃恩公 司是外国公司，不准许在中国生产图书，它申请的商标根本不可能在“书”上使用，换 言之，中国法律已经决定了它是无效的，因此，当初就不应该接受沃恩公司注册图书商 标的申请。退一步讲，即便工商局不了解我国图书出版政策(按理说，涉及图书商品的 政策及管理，国家工商行政管理总局应与国家新闻出版总署协调、沟通)，那么，根据 《中华人民共和国商标法》第四十四条第(四)款“连续三年停止使用的”“由商标局责 令限期改正或者撤销其注册商标”。可是，据我们了解，沃恩公司在中国注册商标后， 已连续九年未使用于图书，为什么不被撤销呢?我们能否因为商标局的“行政不作为” 就承认沃恩公司在中国注册、连续九年停止使用的商标有效呢?基于此，我们认为我国 工商行政管理部门仅此也可以依法撤销沃恩公司在中国注册的用于图书的商标，相应地 驳回其对中国社会科学出版社的起诉。
(二)从商标法的立法宗旨考虑
我国现行商标法第一条就明言其宗旨是“保障消费者和生产、经营者的利益”，各国的商标法也大致如此。而且，我们理解，保障消费者的利益应该是第一位的，生产者、经营者的利益基本上是通过保障消费者的利益而最终实现的。由此看来，中国社会科学出版社在其出版的图书上，由于显著使用了自己的注册商标，尽管也使用了颇具争议的其他标识，读者(消费者)还是很容易知道这些图书是中国社会科学出版社出版的，不会在读者中出现图书来源上的错误、欺诈和混淆，从而能够保障图书消费者的利益。反观另一方，由于沃恩公司注册商标九年来从未在中国成为图书生产者，在图书出版方面并没有正当的或合法的利益需要保护。从这种意义上讲，中国社会科学出版社出版的“彼得兔系列”图书也不存在商标侵权问题。
商标法的另一个目的是反对不正当竞争(国外有不少人据此认为商标法是反不正当竞争法的一部分)。中国社会科学出版社使用“兔子小跑图”是否构成了不正当竞争?稍为了解中国国情的人都知道，绝无产生不正当竞争之可能。前面提到，目前中国的图书出版由国家统一管理，国家通过核发经营许可证的方式设立出版单位进行图书生产，并对图 书实行指令性计划指标式的书号管理。迄今为止，中华人民共和国新闻出版总署尚未批 准任何一家外国公司或外国人在中国大陆出版(生产)图书。因此，根本不存在中国社会 科学出版社在中华人民共和国的土地上与英国的沃恩公司在图书出版领域中竞争的问题 ，沃恩公司在中国图书出版市场的份额为零!毫无疑问，中国社会科学出版社也根本不 需要靠兔子小跑去与沃恩公司竞争、去挤占它的市场份额。这是常识性问题。
最后，我们还是希望，有关部门能够遵照我国法律，根据上述原则，全面考虑，慎重而公正地处理中国社会科学出版社与英国沃恩公司之间的商标权纠纷。