摘要：本文针对分案申请递交期限、分案申请优先权恢复、文件递交注意事项及分案申请修改原则进行了细致归纳和总结，并结合咨询工作实际，给出了具体的处理对策与建议。
关键词：分案申请；递交期限；优先权恢复；修改原则
分案申请是专利申请、审查工作中一个较为重要的概念，它的提出与专利单一性密不可分。单一性便于审查员实现对专利申请的检索和审查，有助于避免在一件专利申请出现不相关的多项发明创造；而分案申请是从方便申请人角度出发的重要法条，有助于申请人对不同的发明创造实现保护，同时又保留原申请日。但在实际执行过程中，由于申请人对分案申请有关事项的不熟悉，很容易走入误区，本文重点就分案申请递交期限、分案申请优先权恢复、文件递交注意事项及修改原则方面详述如下：
1 分案申请递交期限
根据专利实施细则第42条的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第54条第1款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
1.1 撤回情况下可提分案情形：若审查员已经对专利申请发出视为撤回通知书，对申请人来说收到视为撤回通知书有两个月恢复期，在此恢复期限内可以提出分案。若申请人主动针对原申请已提交了撤回专利申请声明的，撤回专利申请声明生效（即已发出手续合格通知书）之前，可以提出分案申请。
1.2 驳回及复审过程中可提分案情形：针对专利申请案件已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起3 个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人可以提出分案申请。复审决定维持驳回决定的，自申请人收到复审决定之日起3个月内，不论申请人是否起诉，均可以提出分案申请。人民法院维持专利复审委员会作出的决定的，申请人在收到一审行政判决书之日起15 日内，不论是否上诉，均可以提出分案申请。申请人上诉后，自收到人民法院维持专利复审委员会作出的决定的二审行政判决书之前，均可以提出分案申请。
1.3 关于办登有关期限内可提分案情形：专利法实施细则第42 条规定，自申请日起至办理登记手续通知书中规定的期限届满之前，可以提出分案申请。在办理登记手续期间，如论申请人是否缴纳办理登记手续有关费用，都可以提出分案。关于这一点，虽然专利法、实施细则和审查指南都未做出详尽说明，但在实际过程中是可行的。
2 分案申请优先权恢复
根据专利法有关规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日。首先，分案申请中的优先权声明应当在原申请的请求书中已记载。原申请中要求某项优先权，分案申请中也要求了该项优先权的，审查通常在原申请对该项优先权有最终的审查结论后，再根据该审查结论审查分案申请的该项优先权。
2.1 原申请写明了某项优先权声明，分案中未写明的。在此情况下，按照分案申请未要求该项优先权处理。申请人可以自分案申请递交日起2 个月内或者自收到受理通知书之日起15 日内主动要求恢复该项优先权。因正当理由办理恢复的，申请人或者案件代理机构需要交纳恢复权利请求书、恢复费1000元，并消除造成权利丧失的理由，如相应填写优先权声明的请求书替换页等。
2.2 分案申请中的某项优先权声明与原申请中记载的不一致。此种情况下，审查员针对该项优先权发出办理手续补正通知书，申请人可通过递交补正书或者意见陈述书以及相应文件替换页进行补正。申请人未补正或者补正不合格的，审查员发出视为未要求优先权通知书，申请人可以要求恢复该项优先权。因正当理由办理恢复的，申请人或者案件代理机构需要交纳恢复权利请求书、恢复费1000元，并消除造成权利丧失的理由，如相应填写正确的优先权声明的请求书替换页等。
2.3 原申请中未要求某项优先权，分案申请中要求了该项优先权，审查员发出视为未要求优先权通知书。申请人要求恢复该项优先权的，应当不予恢复。分案申请要求本国优先权的，如果在先申请号与原申请号相同，该申请应当按照分案申请进行审查，审查员发出视为未要求优先权通知书。
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3 分案申请文件递交几点注意事项
一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。无论是首次分案还是再次分案，原申请号都应当填写第一次提出申请的申请号。已提出过分案申请，申请人需要针对该申请再次提出分案申请的，还应当填写该分案申请的申请号。分案的申请不得改变原申请的类别。根据专利局不受理条件，规定了分案申请改变申请类别的不予受理。此外，与普通申请相比，分案申请递交文件也较为复杂。
3.1 分案文件递交要求。专利审查指南规定，提交分案申请时，申请人应当提交原申请文件副本；原申请享有优先权的，并应当提交原申请的优先权文件副本。在实际执行过程中，又分为两种情形：
一是申请人以纸件方式递交分案申请的，还应当提交原申请的申请文件副本以及原申请中与本分案申请有关的其他文件副本（如优先权文件副本）。原申请中已提交的各种证明材料，可以使用复印件。原申请的国际公布使用外文的，除提交原申请的中文副本外，还应当同时提交原申请国际公布文本的副本。
二是申请人以电子申请客户端（即CPC客户端）方式递交分案申请的，根据电子申请有关业务规定，申请人在提出电子申请时无需提交原申请的申请文件副本或者原申请国际公布文本的副本。专利局认为必要时，可以要求申请人提交。电子申请的分案申请，原申请是国际申请的，审查员不再针对请求书缺少国际申请号的电子申请发出补正通知书；之前已发出过补正通知书的电子申请，审查员应接受申请人提交的补正书或意见陈述书，无需要求申请人提交请求书替换页。
3.2 国家分案申请中对分案的处理原则。对于国家申请的分案申请除按照一般专利申请的受理条件对分案申请进行受理审查外，还应当对分案申请请求书中是否填写了原申请的申请号和原申请的申请日进行审查。分案申请请求书中原申请的申请号填写正确，但未填写原申请的申请日的，以原申请号所对应的申请日为申请日。分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，按照一般专利申请受理。
3.3 对分案申请申请人和发明人的要求。分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同。不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。对于不符合规定的，审查员发出补正通知书。与著录项目变更中所要提供的转让协议不同，申请人变更证明中要求写明的是对母案（即原专利申请）原申请人、分案申请的申请人及转让意愿表示的证明资料。此外，对于分案申请提交日当天，原申请的申请人变更已生效（即已发出手续合格通知书）的，分案申请的申请人应当与原申请中变更后的申请人相同；原申请的申请人变更手续尚未生效（即尚未发出手续合格通知书）的，分案申请的申请人应当与原申请中变更前的申请人相同。分案申请提交日当天，原申请的发明人变更已生效（即已发出手续合格通知书）的，分案申请的发明人应当是原申请变更后的发明人或者是其中的部分成员；原申请的发明人变更手续尚未生效（即尚未发出手续合格通知书）的，则分案申请的发明人应当是原申请变更前的发明人或者是其中的部分成员。
4 关于分案申请的修改原则
根据专利实施细则第43条规定，分案申请不得超出原申请记载的范围。此条款可以作为驳回和无效条款。对于申请人来说，尤为需要注意的便是在分案申请的答复通知书对文件进行修改及主动修改时，都要严格把握不能超出修改范围。
分案申请的技术方案应当在原申请中有完整的、确定的记载，其可以是原申请的一个或者一组权利要求，也可以是原申请实用新型内容当中的某个技术方案，也可以是原申请的某个具体实施方式，但不应是从原申请中重新概括、归纳或者组合而成的新的方案。
4.1 是否明显超出原申请记载范围。分案申请不得明显超出原说明书、说明书附图和权利要求书记载的范围，一般是以申请日提交的申请文件为基准。如果分案申请的内容明显超出申请日提交的申请文件的记载范围，建议申请人在收到审查意见通知书，及时修改，删去超出的部分。申请人无正当理由拒绝修改的，则有可能导致分案申请被驳回。
4.2 分案申请与原申请的权利要求书完全相同。如果原申请没有单一性缺陷，且分案申请与原申请的两份权利要求书内容完全相同，则应根据专利法实施细则第42条第1 款的规定，以不符合分案申请的条件为由，作出分案申请视为未提出的决定。应当注意，分案申请与原申请的两份权利要求书的内容不完全相同的，不适用上述规定；但如果存在保护范围相同的权利要求，应根据专利法第9 条的规定进行审查。
对于分案申请未明显超出原申请文件记载范围的，保留其原申请的申请日，对该分案申请的审查标准和审查程序等同于一件新申请。
5 结语
分案申请是在专利法条款内，方便申请人实现“一案多提”的重要措施，如何正确利用好分案申请，实现对自己专利保护的最大化，如何正确认识分案申请法条限制，保证分案申请的授权，是一件十分重要的事。最后，愿每位申请人都能通过分案申请来实现对专利申请的“锦上添花”。
论文作者:路娟
论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期
论文发表时间:2018/3/12
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