关键词 正确理解发明 三步法 公知常识举证
1.引言
为适应新技术快速发展的需要，回应创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，提高专利审查质量和审查效率，国家知识产权局对《专利审查指南》（以下称“指南”）作出修改。修改涉及指南第二部分第四章、第八章包括进一步规范正确理解发明的一般路径、完善“三步法”评价创造性的相关规定、有关公知常识的举证三方面内容的修改。本文将从上述修改出发分析指南修改对创造性审查的影响。
2.创造性的审查
为了使得创造性的评价更为客观，包括我国在内很多国家都采用“三步法”，由于三步法中不能避免的会带入主观判断的因素，因此规范“三步法”评价创造性是积极回应经济科技快速发展带来的专利保护与专利审批要求和社会对提高审查工作、服务水平的诉求，完善专利审查制度的体现。此次指南修改贯穿三步法的每一步，其中正确理解发明一般路径贯穿三步法整个过程，完善“三步法”评价创造性的相关规定、有关公知常识的进一步规范则影响创造性中“非显而易见性”的判断。
2.1正确理解发明
理解发明是发明专利审查的第一步，修改后的指南，进一步规范了正确理解发明一般路径，要求审查员要准确地理解发明必须首先从发明的背景技术出发，以发明所要解决的技术问题、解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所带来的技术效果为脉络，把握发明对背景技术的改进思路，进而明晰发明所作出的贡献。在审查实践中是否能正确理解发明，关于检索方向、检索策略的制定，进而决定了最接近现有技术确定。对一件发明申请而言，其最接近的现有技术客观上是确定的，但是在实际审查过程中由于对发明理解、检索策略不同，不同的审查员对于同一申请可能会得到不同检索结果，即现有技术，以不同的现有技术作为最接近的现有技术，确定区别特征就会有所不同，进而所确定的“该申请实际解决的技术问题”就会不同，进而影响创造性的审查。
2.2完善“三步法”评价创造性
审查员对创造性的审查，往往从技术方案的解构开始，将发明中权利要求中分解成特定的技术特征、技术特征群或模块化分解，在与最接近的现有技术特征对比的过程中，往往还会出现以下问题：一是确定区别，并依据该区别所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题时，忽略该区别在本申请中达到的技术效果，而犯了“事后诸葛亮”的错误；二是在技术特征解构时，忽略特征与特征之间关联性，出现了机械适用“三步法”的情形。而上述两种情形是创造性审查中容易出现的问题，也是申请人与审查员争议的焦点之一。
修改后的指南要求审查员从整体上把握发明构思，审查过程与发明过程同步，避免从单个技术特征出发，割裂技术特征间的关联性，孤立的看待每个技术特征。根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，避免“事后诸葛亮”。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆关注特征之间的联系、不能割裂地看待技术特征，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果，避免机械适用“三步法”。
2.3 公知常识举证
“三步法”中“显而易见性”，即“是否有结合启示”、“是否有动机”、“是否容易想到”，的判断过程中容易带入主观因素，为了尽可能的避免判断标准的不统一，引入“本领域技术人员”作为参照，本领域技术人员作为抽象概念，确定其技术水准高低直接影响创造性的“显而易见性”判断。【1】在审查意见通知书中，在准确把握发明核心技术构思的基础上，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常会提供证据予以证明。培养证据意识将有助于提升审查质量，节约审查程序，但是同时又必须考虑与审查效率和审查资源之间取得平衡。
修改后指南将“如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，说明理由或提供相应的证据予以证明”【2】的顺序调整为“提供相应的证据予以证明或说明理由”，要求审查员优选以举证回应申请人对公知常识认定的异议，回应社会需求，规范审查员在创造性评述时对公知常识的引用，避免滥用公知常识。
在实际审查实践中，情况往往复杂的多，例如，一项发明往往存在多处对现有技术作出贡献的特征，而该特征部分或均作为从属权利要求附加技术特征请求保护。在审查意见和申请人意见交互的过程中，会存在如下问题：一是审查意见中的证据不适用，要求审查员必要时要补充证据或替换证据以使申请人信服；二是公知常识认定分歧，要求审查员可以通过说明理由或公知常识举证方式予以回应。指南规定审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的。何为公知常识？审查实践中往往以教科书、工具书等形式记载的出版物可以作为公知常识证据，这种严格举证方式一定程度上的会避免公知常识滥用。但是，科技发展日新月异，有限的公知常识的举证手段将有可能最终导致天平向申请人利益的倾斜而危害公众的利益。如前所述，确定本领域技术人员技术水准高低直接影响创造性的“显而易见性”判断。欧洲专利局对于公知常识的认定，除了与我局审查指南相同的规定外，技术期刊文章，尤其是对于某一主题广泛综述等也被列入公知常识的范围，并且判例法案例（T 412/09）进一步对专利文献中实施例可以作为公知常识情形进行了补充。因此，笔者认为有必要拓展公知常识举证手段，将更利于用证据澄清分歧，同时平衡申请人和公众的利益。
3.结语
本文以指南修改为出发点，将“规范正确理解发明的一般路径、完善“三步法”评价创造性的相关规定、有关公知常识的举证三方面内容的修改”与“三步法”相结合阐述指南修改对创造性审查实践的影响，回应了申请人与审查员争议焦点，规范审查程序，并针对公知常识举证手段的拓展给出了可行性建议。
参考文献
[1] 尹新天 著. 中国专利法详解[M]. 北京：知识产权出版社，2012 ：196-198.
[2] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2010 ：185-186.
论文作者:陈永婧
论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期
论文发表时间:2020/4/17
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