论专利申请中审查意见的答复方法
张增果
（深圳市沃尔核材股份有限公司，广东 深圳518118）
摘 要： 专利申请文件递交国家知识产权局后，经国家知识产权局审查员进行初步审查和实质审查（实用新型、外观设计不需实质审查）通过后才能被核准授权。就国家知识产权局审查意见的程序性事项和实质性事项两方面的答复方法进行探讨。
关键词： 专利；专利申请；专利审查；答复方法
1 概述
专利申请文件递交国家知识产权局后，经国家知识产权局审查员进行初步审查和实质审查（实用新型、外观设计不需实质审查）通过后才能被核准授权。在初步审查和实质审查过程中，审查员发现专利申请文件中存在不符合专利法、专利法实施细则和审查指南规定的缺陷时，则以补正通知书或审查意见通知书的形式通知申请人在指定的时间内对专利申请文件进行补正、修改或者对审查员指出的缺陷陈述意见。如果专利申请人未在规定的期限内答复或申请人的答复没有解决审查员在审查意见通知书或补正通知书中指出的问题，则专利申请人的专利申请则面临视为撤回或驳回的风险。因此，如何对审查员发出的审查意见通知书或补正通知书作出有效的答复，以克服审查意见通知书或补正通知书中所指出的问题，成了专利代理人和企业专利工作者不可回避的一项重要任务。
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2 程序性事项的答复方法
所谓程序性事项，指在答复审查意见通知书时所应遵照的程序环节，包括答复的期限、针对性答复以及逐条答复。
2.1 遵守答复期限
请时刻关注审查意见通知书或补正通知书的答复期限，务必在答复期限内答复，逾期答复将被视为撤回。一般情况下，发明专利申请第一次审查意见的答复期限一般为4 个月，其他通知书的答复期限为2 个月。申请人应特别注意答复期限，应在审查意见通知书或补正通知书发文后15 日、4个月或2 个月的期限内答复。当然，审查员也会根据具体情况指定答复期限，有时会指定期限会1 个月，这时要注意不能再按照惯例计算绝限日。
2.2 针对性答复
第二步：指出上述独立权利要求的技术方案与最接近的现有技术之间的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。
2.3 逐条答复
关于权利要求，不具备专利法第22 条第3 款规定的创造性的答复如下。
3 实质性事项的答复方法
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在实质审查中，我们遇到的大多是权利要求不符合专利法第22 条第2 款规定的新颖性和专利法第22 条第3 款规定的创造性的审查意见。
关于本申请的水泥发泡球，本申请说明书第[0016]～[0018]段有记载，即水泥阻燃发泡保温板的生产方法由以下步骤组成：①将水泥在水泥发泡剂作用下发泡并制成水泥发泡球；②将该水泥发泡球与橡胶、聚烯烃类有机材料或酚醛的一种或多种粘合模压成片形成水泥阻燃发泡保温板。上述记载的水泥发泡球是与橡胶、聚烯烃类有机材料或酚醛的一种或多种粘合模压形成水泥阻燃发泡保温板，而其本身是一种球状（或颗粒状），并非作为胶结剂使用。从修改后的权利要求1 的技术方案来看，水泥发泡球是一种发泡水泥，但发泡水泥不一定是水泥发泡球，水泥发泡球是发泡水泥的一个具体（下位）概念。
专利法第22 条第2 款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
所谓实质性事项，指专利申请中存在专利法驳回条款中的事项，例如不能满足专利法保护客体要求（专利法第2条）、不能满足专利法第22 条第2 款和第3 款或者触及专利法第5 条、第25 条、第26 条第4 款、第33 条等规定。
判断申请文件是否具有新颖性的方法和步骤为：①首先判断审查员所引用对比文件能否用于评价专利申请的新颖性，即对比文件的公开日是否在申请文件的申请日之前，或者是否为本申请的抵触申请。②基于单独对比原则判断，如果对比文件能够用于评价本专利申请的新颖性，则需要分析这些对比文件的技术领域是否与本申请的技术领域相同、相近或相关，以及这些对比文件分别公开了权利要求中的哪些技术特征。③如果对比文件的技术领域与本申请的技术领域相同、相近或相关，且公开了权利要求中的全部技术特征，则申请确实没有新颖性的审查意见正确。如果本申请中的某一技术特征未被对比文件公开，则申请具有新颖性。④权利要求分别与各个对比文件单独对比后均具有新颖性，则需要进一步论述权利要求具有创造性。
下面以专利申请“一种水泥阻燃发泡保温板及其生产方法”（申请号：2012100259892）审查意见答复的实例进行说明新颖性的答复。审查员在第一次审查意见指出：“权利要求1 不具备专利法第22 条第2 款规定的新颖性，权利要求1 要求保护一种水泥阻燃发泡保温板，对比文件1（CN102134880A，参见说明书第7 段）公开了一种轻质发泡水泥膨胀珍珠岩保温材料，包括发泡水泥和聚苯发泡颗粒。水泥发泡球只是叫法不同，实质相同，聚苯发泡颗粒是聚烯烃有机材料的下位概念，即对比文件1 公开了权利要求1 中的水泥发泡球和聚烯烃类有机材料。因此，权利要求1与对比文件1 公开的技术方案实质上相同，且两者属于相同的技术领域，能够解决相同的技术问题，并能产生相同的技术效果。因此，权利要求1 不具备专利法第22 条第2 款规定的新颖性。”
下面我们以上述判断申请文件是否具有新颖性的方法和步骤进行分析说明。
首先判断审查员所引用对比文件能否用于评价专利申请的新颖性：对比文件1（CN102134880A）的公开日为2011-07-27，早于本申请的申请日2012-01-22，可以用来评价本申请的新颖性。
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基于单独对比原则判断，对比文件1（CN102134880A）公开了一种轻质发泡水泥膨胀珍珠岩保温材料，与本申请水泥阻燃发泡保温板的技术领域相近，审查员指出对比文件1中的发泡水泥与本申请的“水泥发泡球只是名称不同，实质相同”。
本申请与对比文件1 的技术领域相近，现在争议的焦点在于审查员指出对比文件1 中的发泡水泥与本申请的“水泥发泡球只是叫法不同，实质相同”是否正确，如果正确，则没有新颖性，否则就具有新颖性。我们仔细研究了对比文件1 和本申请，得出对比文件1 中的发泡水泥不同于与本申请的“水泥发泡球“，因此本申请相对于对比文件1 具有新颖性。以下是答复的审查意见陈述书。
新修改的权利要求1 具备专利法第22 条第2 款规定的新颖性。对比文件1（CN102134880A，参见说明书第7 段）公开了一种轻质发泡水泥膨胀珍珠岩保温材料，包括发泡水泥和聚苯发泡颗粒。审查员认为，发泡水泥与本申请的“水泥发泡球只是叫法不同，实质相同”，申请人不同意上述意见，理由为关于对比文件1 中的发泡水泥，对比文件1 的说明书第[0007]段有如下记载：“本发明解决防火问题所采用的技术方案为先用水与水泥搅拌成水泥浆，发泡剂发泡成泡沫，在水泥浆中拌入泡沫，搅拌均匀后即成发泡水泥，再用发泡水泥作为胶结剂，加入膨胀珍珠岩（也可以加入聚苯发泡颗粒，但不防火，用作无防火要求的水管保温等）为骨料，搅拌均匀，放入模具中挤实，经过养护，脱模后即可制成各种形状的轻质发泡水泥膨胀珍珠岩保温材料。”上述记载的发泡水泥作为胶结剂使用，其隐含的意思是发泡水泥作为胶结剂将膨胀珍珠岩（也可以是聚苯发泡颗粒）胶结起来。
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关于权利要求不具备专利法第22 条第2 款规定的新颖性的答复如下。
《专利审查指南2010》第二部分第三章第3.2.2 节中明确指出：“一般（上位）概念的公开并不影响采用具体（下位）概念限定的发明或者实用新型的新颖性”。由于对比文件1 中的发泡水泥是本申请修改后的权利要求1 中水泥发泡球的（上位）概念，因此，对比文件1 中的发泡水泥并不影响本申请修改后的权利要求1 中水泥发泡球的新颖性。因此，对比文件1 虽然披露了一种轻质发泡水泥膨胀珍珠岩保温材料，但是其所披露的是发泡水泥和聚苯发泡颗粒，未披露水泥发泡球、橡胶或酚醛以及所述水泥发泡球的粒度为0.01～10 cm 的技术内容，所以新修改的权利要求1 相对于对比文件1 具备新颖性。
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对审查意见要逐条答复，切不可答非所问，避实就虚，否则会导致专利申请被驳回。
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由于审查员采用三步法进行创造性的评判，我们一般也采用三步法对创造性进行论述：将通知书中引用的几篇对比文件和公知常识结合起来说明该技术方案具有创造性（采用“三步法”进行分析）。
第一步：从通知书所引用的对比文件中确定一篇最接近的现有技术。
应针对审查意见通知书或补正通知书中的审查意见进行有针对性的答复。专利申请审查意见的答复应非常严谨，依据专利法、专利法实施细则和专利审查指南的规定，在不超出原专利申请权利要求书、说明书和说明书附图记载的范围内，有理有据地针对审查意见或补正通知书指出的问题进行意见陈述或补正，或者修改专利申请文件缩小权利范围并进行意见陈述。
第三步：进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识未给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。
在此之后，要进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果，以说明该技术方案具有显著的进步。
下面我们还以专利申请“一种水泥阻燃发泡保温板及其生产方法”（申请号：2012100259892）审查意见答复的实例说明创造性的答复方法：①确定一篇最接近的现有技术，最接近的对比文件为对比文件1（CN102134880A）；②新修改的权利要求1 相对于最接近的现有技术对比文件1 的区别技术特征为水泥发泡球、水泥发泡球的粒度为0.01～10 cm；③橡胶、聚烯烃类有机材料或酚醛中的一种或多种。由说明书具体实施方式第[0055]段可知，水泥阻燃发泡保温板材料中的水泥发泡球能够改变保温板的阻燃性能，能够使其达到国家规定的A级阻燃标准；橡胶或聚烯烃类有机材料或酚醛能够改善保温板的硬度，使保温板具有一定的柔软度。经试验测试，水泥阻燃发泡保温板以《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624—2006）标准进行测试，燃烧性能达到A1 级，且具有一定的柔软度。
在施工的过程中，最后的效果是否达标要看质量标准，而质量成本则是指输变电工程施工为了保证质量或者提高施工质量而提供的一切必要的费用，还包括万一质量未达标的情况下所蒙受的损失。
由于对比文件1 未披露“水泥发泡球、水泥发泡球的粒度为0.01～10 cm 、橡胶或酚醛中的一种或多种”技术特征，而且在对比文件1 中已明确记载聚苯发泡颗粒不防火，上述区别技术特征“ 水泥发泡球、水泥发泡球的粒度为0.01～10 cm 、橡胶或酚醛中的一种或多种”也不属于本领域解决该发明要解决的“燃烧性能达到A1 级，且具有一定的柔软度”问题的公知常识，本领域技术人员在最接近的现有技术的基础上，没有动机将区别技术特征，即水泥发泡球、水泥发泡球的粒度为0.01～10 cm 、橡胶或酚醛中的一种或多种应用到最接近的现有技术对比文件1 中得到本申请的技术方案的技术启示，也就是说修改后的权利要求1 的技术方案相对于对比文件1 和本领域的公知常识对本领域技术人员来说是非显而易见的，因此，修改后的权利要求1 相对于对比文件1 和公知常识具有突出的实质性特点。
由于修改后的权利要求1 的技术方案经《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624—2006）标准进行测试，燃烧性能达到A1 级，且具有一定的柔软度，产生了有益的技术效果，因而具有显著的进步。
由此可知，修改后的权利要求1 相对于对比文件1 具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》第22 条第3 款有关创造性的规定。按照上述新颖性和创造性的答复方法，专利申请“一种水泥阻燃发泡保温板及其生产方法”（申请号：2012100259892）审查意见答复意见被专利局审查员接受，此专利得以授权。
4 结束语
专利代理人或企业专利工作者答复审查意见直接影响到专利申请是否能够核准授权以及核准授权专利保护的范围。以上探讨了审查意见中的程序性事项和实质性事项的答复方法，遵从程序性事项和实质性事项的答复方法，在答复时不仅能够避免程序性的错误，而且能够条理清楚、思路清晰地对实质性审查意见进行有效答复，在能够获得核准授权的前提下尽可能为申请人争取最大范围的保护。
参考文献：
［1］国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读［M］.北京：知识产权出版社，2009.
［2］中华人民共和国知识产权局.中华人民共和国专利法实施细则［M］.北京：知识产权出版社，2010.
［3］中华人民共和国知识产权局.专利审查指南［M］.北京：知识产权出版社，2009.
中图分类号： G306
文献标识码： A
DOI： 10.15913/j.cnki.kjycx.2019.10.017
文章编号： 2095-6835（2019）10-0042-03
作者简介： 张增果（1979—），男，研究方向为知识产权法。
〔编辑： 张思楠〕
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