OEM商标侵权纠纷处理的态度选择——遵循“从结果出发”的思维方式，本文主要内容关键词为：思维方式论文,纠纷论文,态度论文,商标论文,OEM论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
OEM是“Original Equipment Manufacture”的缩写，直译为“原始设备制造”，在我国被称为“贴牌加工”、“贴牌生产”、“定牌加工”、“定牌生产”等。虽然称谓各异，其含义均指加工方根据约定，为定作方加工贴附特定商标的商品并将该商品交付给定作方，定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。①OEM是社会化大生产、大协作的必然趋势，也是资源合理化的有效途径之一。1978年，中国首批来料加工厂在广州、东莞、深圳等地建立，“三来一补”等OEM性质的生产贸易在我国迅速发展。20世纪90年代后，OEM在我国的发展更是迅猛。在国内的广东、江浙、福建等地区，已形成了以OEM为核心内容的比较鲜明的产业集群。我国的家电、消费性电子产品、服装、玩具、照明、五金等多种产业的众多企业都在为世界诸多品牌做OEM，其中90%的家电企业、70%的玩具企业都是做OEM。②中国现已成为世界上最大的OEM基地。资料显示，自1996年以来，以OEM为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”，成为贸易顺差最重要的贡献力量。③对我国企业来说，其可通过OEM快速学习国外先进的管理方法和生产制造技术、熟悉国际市场环境、了解国际市场需求、掌握国际竞争规则，提升国际竞争能力。如格兰仕、TCL和长城等公司，通过多年为国外厂家做OEM生产，迅速提高了技术和管理水平，从而发展壮大成为著名企业。根据海关2007年的统计，我国的OEM主要集中在劳动密集型行业，以生产加工劳动密集型产品为主。④不可否认，即使我国目前正大力推进自主创新、自创品牌，OEM对于我国经济增长、企业发展、社会就业等仍有着重要意义。
一、OEM商标侵权纠纷现状
OEM在我国迅猛发展的同时，因OEM而产生的大量知识产权侵权争议也已成为一个不容忽视的现实问题。根据海关总署发布的《2007年中国海关知识产权保护备忘录》，知识产权侵权案件查获量大幅增长，其中以出口环节为主。2007年，中国海关在进口环节查获侵权商品557920件，在出口环节查获侵权商品332940329件。出口环节查获的侵权商品数量占全部侵权货物数量的99.8%，案值占全部侵权商品案值的99.3%（见表1）。
结合前两项数据，可以看出，中国海关查处的侵犯知识产权案件中，绝大部分都是OEM商标侵权案件，这一点已经引起了中国海关的重视。海关总署在《2007年中国海关知识产权保护备忘录》中特别指出，有许多定牌加工企业对国际贸易相关知识产权问题尚缺乏深入了解，在签订定牌加工合同时，没有审查委托人是否拥有所委托使用的知识产权，往往造成无意识侵权。在实践中，尤以商标侵权为甚。⑤
司法实践中也出现了不少OEM商标侵权纠纷案件，引起了广泛的关注与讨论，有些案件甚至影响了中国OEM产业的发展。典型案件如：美国耐克公司与浙江省嘉兴市银兴制衣厂等侵犯商标权纠纷案、⑥佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案、⑦慈溪市永胜轴承有限公司与宁波瑞宝国际贸易有限公司侵犯商标纠纷案、⑧金城集团有限公司与重庆蔚然科技发展有限公司侵犯商标权纠纷案。⑨从这些案件看，无论是海关、工商行政管理局，还是法院，都认定OEM行为侵犯了国内商标权。但在义乌市聚宝日化有限公司不服义乌市工商行政管理局行政处罚案⑩中，义乌市法院表达了不同的看法。该法院认为，聚宝公司制造标注“De La Ritz”商标产品的行为仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对查尔斯有限公司的商标侵权。北京市高级人民法院也曾表达过同样的看法，该院于2004年2月18日公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2004]48号）第13条在解答“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权”这一问题时，认为：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。但北京市高级法院于2006年3月7日重新颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》却删除了该条的规定，并声明京高法发[2004]48号解答废止，只是再次重申了“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”至今，最高人民法院对此未作明确的表态。
二、执法机关目前处理OEM商标侵权纠纷的态度
从目前的OEM商标侵权纠纷处理现状来看，海关与工商行政管理局等行政执法机关普遍认定OEM行为侵犯了国内商标权：只要未经国内商标注册人许可，在同一种或者类似商品上标注了与注册商标相同或者近似的商标，就侵犯了国内商标权，至于加工商品是否在中国销售则无关紧要，国外定作方在销售国有无加工商品贴附商标的商标权、OEM企业是否审查了定作方的商标权状况也不重要。
法院则对此有不同认识。(11)如就认定商标侵权是否以造成消费者的混淆或误认为构成要件这一问题，浙江省高级法院与义乌市法院、北京高级法院就有不同看法。从是否混淆出发，又延及对《商标法》第52条所用“使用”一词含义的讨论。不少学者从多个角度论证“在加工商品上贴附商标的行为，不构成商标法上的商标使用”，(12)有地方法院则表示，对《商标法》第52条规定的“使用”含义，《商标法实施条例》第3条有明确的规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”涉外贴牌行为明显属于《商标法实施条例》第3条规定的“使用”范围。(13)从总体上看，很多地方法院还是倾向于认定OEM行为侵犯了国内商标权。
海关、工商行政管理局等行政执法机关与法院在查处、判决OEM商标侵权案件的同时，呼吁OEM企业提高知识产权意识，以避免侵犯他人商标权。然而，数据反映出此类案件绝非少数。出现如此之多的OEM商标侵权案件，仅仅是因为OEM企业知识产权意识不强，未尽到注意义务吗？执法机关在处理此类案件时，是否应该检讨自己的态度与适用法律的方法？
三、OEM商标侵权纠纷处理态度的选择
如何适用法律源于对法律的认识。执法机关基于其特殊地位，其对法律的认识直接影响到法律的适用乃至社会、经济的发展。古罗马大法学家塞尔苏斯(Celsus)告诫我们：“认识法律不意味抠法律字眼，而是把握法律的意义和效果。”(14)当前法院系统也强调审判工作要坚持法律效果与社会效果的统一。如何在审理OEM侵权纠纷案件中“避免抠法律字眼，而是把握法律的意义和效果”？本文以为，要做到这一点，应在适用具体法律条文之前，首先把握商标法乃至法律的目的。当简单套用法律条文导致侵权案件大量发生，尤其是“无意识侵权”案件大量发生，甚至可能影响到一个产业的发展时，执法机关必须自省：自己在适用法律时是否出错了？自己对法律的适用是否符合法律的目的？
法律的目的在于通过调节人们的行为，维持社会共同体的生存并促进共同体的正常发展。如前所述，OEM对于我国经济增长、企业发展、社会就业等方面具有不可忽视的重要意义。在此背景之下，我国执法机关在处理OEM商标侵权纠纷案件时，应促进、至少是不阻碍我国OEM产业的正常发展。目前执法机关对OEM侵权纠纷的处理导致大量“无意识侵权”事件的发生，意味着这使很多OEM企业处于“违法而不自知”的状态。很多OEM企业对此感到很困惑：国外定作方的商标权在其本国真实合法，自己也尽到了相应的审慎义务，双方签订的OEM协议真实有效，如果被认定侵权，作为OEM企业同时还将承担违约的责任。那今后的OEM业务该怎么办呢？对外贸易如何开展呢？(15)有人甚至认为目前的案例“给那些在中国大量存在的以接受外贸订单、从事定牌加工业务的企业展现了十分阴暗的前景。对从事定牌加工业务的企业造成的不利影响将不可估量。”(16)这种状态必定不利于我国OEM产业的正常发展。这一事实本身表明执法机关应反思、调整目前的执法效果与适用法律的思路。
商标法的目的又是如何？商标法系从反不正当竞争领域发展而来，传统上被视为反不正当竞争法的一部分。(17)维护公平竞争、保护消费者利益，以免其对商品来源发生混淆、误认乃商标法的根本目的。从一定程度上来说，保护商标权人利益也是为了保护消费者利益。美国商标法、我国“台湾地区商标法”等均将保护消费者利益作为商标法的终极目的。(18)我国现行《商标法》第一条规定：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”剔除其中的行政管理色彩，可以看到，维护公平竞争、维护商标权人利益与保障消费者利益均是我国商标法的目的。(19)在处理OEM商标侵权纠纷案件时，不能将商标权人的利益置于OEM企业与消费者的利益之上，应在综合考量商标法的各级目的及相关产业发展的基础上，决定案件的处理原则。
一旦遵循这一思路，则需从“结果出发”来选择处理案件的态度。在处理OEM商标侵权纠纷案件时，不外乎两种可能的处理结果：第一种结果是裁决OEM企业侵犯了国内商标权，进而裁决OEM企业停止侵权、赔偿损失或销毁侵权产品与标识、罚款等；第二种结果便是裁决OEM企业不侵犯国内商标权。
如果选择第一种结果，会产生怎样的社会后果呢？1.对OEM企业的影响。OEM企业将因此而陷入两难境地：加工贴牌商品则侵犯国内商标权人的商标权，不加工贴牌商品则违反与国外定作人的合同约定。若已进入执法程序或诉讼程序，OEM企业处境将更加艰难，其往往因加工商品被国内商标权人申请扣押和卷入漫长的商标侵权诉讼而延误了交货期，不仅丧失了对外贸易的机会，甚至还需同时支持巨额的合同违约赔偿金与侵权损害赔偿金。为避免陷入这种艰难境地，OEM企业只好在以后不签订此类OEM合同，或如执法机关所提醒的，提前查询相关商标在国内的注册状况。但是，正如国内OEM企业所担心的，“商标注册量那么大，对于一个非驰名商标，我们这些对外贸易经营者该如何准确查询OEM商标在中国的注册和海关备案情况，尤其是那些带有图案的OEM商标在中国的注册情况呢？”“要100%保证准确及时查询到受委托的商标在中国的注册情况是不可能的。万一漏查了怎么办？接受定单时没有查到，而出口报关时才有最新的注册备案又怎么办？”(20)有报道反映，国内相关OEM商标侵权案件判决后，很多OEM企业对客商的审查更加严格了，有的企业为了降低风险，干脆就在国内交货，报关等程序都要求对方来做。(21)问题是，就算在国内交货，能避开海关的检查，但依目前的实践做法，仍然构成侵权。要想继续从事OEM，又不侵犯国内商标权，OEM企业在与国外定作方签订OEM合同前，除了严格审查其是否为合法的商标权利人、定作方在产品销售国是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否完全一致外，还要查找国内有无类似商标。如何确定商标类似？这在司法实践中也是个难题，从安全角度出发，OEM企业只好从宽认定。但这必将影响到一些合同的签订。可以预见，第一种裁决结果将课以OEM企业沉重的注意义务，其即使更加谨慎地审查，仍有可能被控侵权。为了安全，OEM企业必将放弃一些交易，这又将影响到整个OEM产业的发展。2.对国内商标权人的影响。商标法的目的在于保护消费者利益、商标权人利益和维护公平竞争。这三者当中，维护公平竞争是核心，因为商标权的保护以符合公平竞争的要求为边界，商标法所能够给予商标权人的保护，也只能是通过打击侵权行为和不正当竞争行为，营造公平竞争的市场秩序。(22)因加工的商品全部都销往国外，并未投放国内市场，OEM企业其实并未与国内商标权人在商标法的法域内形成市场竞争关系。既然并未形成竞争关系，维护公平竞争就无从谈起。换言之，OEM行为对国内商标权人其实并无负面影响，不会损及其国内市场地位。但是若裁决OEM企业侵犯了国内商标权，则国内商标权人能获得“额外利益”。国内商标权人除了在市场地位未受影响的情况下获得侵权赔偿以外，还有可能通过行政执法或诉讼等方式人为地制造“被侵权”的新闻，借助新闻媒体对所谓“侵权事件”的曝光，将吸引更多潜在消费群体的眼球，从而产生免费广告的效应，扩大自身品牌的影响力。商标权人获得这种利益与商标法所追求的公平竞争目的无关，却以OEM企业承受严重损失、国家OEM产业发展受影响为代价。长此以往，国内商标权人将乐此不疲，而这反过来又将使OEM企业承受更大的压力。显然，国内商标权人若受第一种裁决结果的刺激，不断提起此类“商标侵权”诉讼，则已超越了商标权行使的正当界限，有违诚实信用原则，当属滥用知识产权。3.对消费者的影响。保护消费者利益乃商标法的终极目的。这一目的是通过防止消费者被误导、混淆和欺诈来实现的。正因为如此，商标侵权主要是以消费者是否发生混淆作为判断标准的。而消费者对商品来源发生混淆的前提是其可以接触到商品本身。在OEM商标侵权纠纷中，OEM商品全部销往国外，国内消费者根本就没有接触的机会。既无接触之机会，何来混淆之可能？可见OEM商品对消费者并无影响。换句话说，裁决OEM企业侵犯国内商标权与否，与消费者无关。综上，可以说，裁决OEM企业侵犯了国内商标权人的商标权，对消费者无任何影响，对国内商标权人也无正当补偿作用，但会给其带来“额外利益”并刺激其追求“额外利益”，还将课以OEM企业过重的注意义务，并最终影响我国OEM产业的发展。从结果看，第一种裁决结果偏离了利益平衡原则，将鼓励不诚信行为，并损及OEM产业的发展，实不可取。
如果选择第二种结果，又会产生怎样的社会后果呢？1.对OEM企业的影响。OEM企业将因此“轻松”很多，其不再需要查询所用商标是否与国内注册商标类似，只需审查定作方在商品销售国是否拥有商标权以及授权加工的品牌与其获准注册的品牌是否相同即可。OEM企业不再需要担心因侵犯国内商标权而陷入两难境地。这对企业从事OEM有鼓励作用，也将促进我国OEM产业的发展。2.对国内商标权人的影响。如前所述，因OEM商品不在国内销售，OEM企业与国内商标权人并无市场竞争关系，裁决OEM企业不侵犯国内商标权，对国内商标权人并无不利影响。其丧失的最多也只是“额外利益”：与市场竞争地位无关的赔偿与“免费广告效应”。而这本身就是其不该得的。有论者认为，OEM商品出口会对国内品牌企业形成冲击，当一新产品在境外市场得到认可的同时，势必引起国内众多厂商的仿冒，经过多年的艰辛打开的市场、创立的品牌将毁于一旦。(23)这一论点似乎认为我国商标法可以保护我国商标在国外不被人侵犯。然而，法律的地域性决定了我国商标法只在我国境内才有效。国内企业想要在国外获得保护，必须在该外国取得商标权，我国商标法保护则是“鞭长莫及”。而且，因为定作人已在销售国取得商标权，国内商标权人不可能再在该国取得商标权，也就谈不上会侵犯其商标权。至于说产品销往第三国，国内商标权人也不可能凭借我国商标法认定他人侵犯了其在第三国的商标权。其要想扩大自己的影响，必须提高竞争意识，获得在该第三国的商标权，若被人捷足先登，也不能归责于OEM企业。故可以说，OEM行为不存在损害国内商标权人在国际市场上的合法利益的问题。3.对消费者的影响。前已述及，因消费者并无接触OEM商品的可能，裁决OEM企业侵犯国内商标权与否，与消费者无关。综上，可以说，裁决OEM企业不侵犯国内商标权，对消费者并无影响，也不会害及国内商标权人的合法利益，还能给OEM企业一个相对宽松的发展环境，从而有利于国家OEM产业的发展。从结果看，这一裁决可取。
比较两种裁决结果，裁决OEM企业不侵犯国内商标权更具有妥当性。遵循从“结果出发”的思维方式，应裁决：在定作人拥有销售国的商标权、OEM企业生产的商品全部销往该国的OEM侵权纠纷案件中，OEM企业并不侵犯国内商标权。(24)
从结果出发得到裁决纠纷所应采取的立场后，还需要运用正当化手段，看能否正当化这一立场。若能够正当化，则说明该立场是合法的，若无法正当化，则必须修正前一立场。所谓正当化，便是看能否通过法律解释，适用现有法律作出符合这一立场的裁决。这一工作早已有学者、法官做过，并被证明是可行的。(25)对此，本文不再赘述。“从结果出发”确定的立场，能够通过正当化检验，应该成为处理OEM商标侵权纠纷的原则。
注释：
①本文主要讨论由加工方报关出口、定作方拥有销售国的商标权并将加工商品全部销往该国的情形。
②周正祥、赖可可：《浅析中国OEM的发展》，http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2008/4/18/110276.html，2009年4月2日访问；谢静、何晓琳：《中国OEM发展浅析》，《现代商业》2007年第18期。
③李辉：《企业防范定牌加工的商标侵权问题研究》，《经济与管理》2007年第1期。
④钱江：《涉外贴牌生产(OEM)与商标权侵权》，《浙江工业大学学报（社会科学版）》2008年第4期。
⑤海关总署政法司：“2007年中国海关知识产权保护备忘录”，《中国海关》2008年第5期。
⑥参见广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。
⑦广东首个外商定牌加工侵权案宣判，http://news.qq.com/a/20060519/000062.htm，2009年4月2日访问。
⑧参见浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第284号民事判决书。
⑨参见重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第167号民事判决书。
⑩参见浙江省义乌市人民法院(2007)义行初字第84号行政判决书。
(11)各地法官发表的相关论文也反映了这一点。如，林鸿娇：“国际定牌加工与商标权的地域性”，《中华商标》2005年第6期；张泽吾：《OEM的知识产权归责》，《中华商标》2005年第10期；朱玲：《涉外定牌加工中的商标侵权认定——以法律解释学为视角》，《福建政法管理干部学院学报》2008年第1期；浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标俱权问题研究》，《法律适用》2008年第4期；吴成功陈立伟：《对涉外贴牌加工中使用商标行为性质的再认识》，《审判研究》2009年第1期；等等。
(12)例如，张玉敏：《涉外‘定牌加工’商标侵权纠纷的法律适用》，《知识产权》2008年第4期；林鸿娇：“国际贴牌加工与商标权的地域性”，《中华商标》2005年第6期；等等。
(13)浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标俱权问题研究》，《法律适用》2008年第4期。
(14)［德］卡尔·恩吉施：《法律思维导论》，郑水流译，北京：法律出版社2004年版，第1页。
(15)广东首个外商定牌加工侵权案宣判，http://news.qq.com/a/20060519/000062.htm.，2009年4月2日访问。
(16)周季钢：“谁在帮耐克狙击中国？”，http://www.cs.com.cn/cjsh/200412/t20041202_535581.htm，2009年4月2日访问。
(17)R.Miller & Michael H.Davis,Tntellectual Property:Patents,Trademarks,and Copyright(3rd Edition),Thomson West,2007,p.159.
(18)曾陈明汝：《商标法原理》，北京：中国人民大学出版社2003年版，第21页。
(19)西南政法大学知识产权法研究中心在提交给商标局的《商标法修改意见》中，建议将第一条修改为“为保护消费者和商标权人的利益，维护公平竞争，以促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”并作了相关论述。见张玉敏：“维护公平竞争是商标法的根本宗旨——以《商标法》修改为视角”，《法学论坛》2008年第2期；邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，北京：法律出版社2008年版，第320-333页。
(20)OEM企业定牌加工随时可能踩到地雷，http://news.qq.com/a/20060519/000062.htm2009年4月2日访问。
(21)OEM企业定牌加工随时可能踩到地雷，http://news.qq.com/a/20060519/000062.htm2009年4月2日访问。
(22)张玉敏：《维护公平竞争是商标法的根本宗旨——以《商标法》修改为视角》，《法学论坛》2008年第2期。
(23)陈静：《OEM商标侵权给海关知识产权保护带来新挑战》，《上海海关高等专科学校学报》2007年第2期。
(24)有人担心“侵权OEM商品出口对国家形象不利”，认为“商标侵权势必对中国的国际声誉造成影响，使国家外交和对外经济交往受到困扰”（参见陈静：“OEM商标侵权给海关知识产权保护带来新挑战”，《上海海关高等专科学校学报》2007年第2期）。这一理由对定作人在销售国享有商标权而加工商品又全部销往该国的情形并不适用。外国判断商标侵权是以该国的商标法为依据，而不是中国的商标法。所比对的商标也必然是在该国享有商标权的商标，与中国商标并无必然联系。因定作人在销售国享有商标权，加工商品在销售国几乎不存在商标侵权的问题。还有人认为裁决OEM企业不侵犯国内商标权将与《海关知识产权保护条例》的规定不协调。笔者以为这是一种不必要的担心。其实不论海关对侵权商品的查处，还是法院的判决，都涉及一个对法律的理解与适用问题。只要二者在理解上达成一致，就不会产生不协调的问题。有法官建议，为避免司法实践中对涉外定牌加工行为的性质产生认识上的偏差，可由最高人民法院以司法解释的形式将商标法中的“使用”限定在“应用于商品流通交换领域、已经或者可能造成相关消费者的混淆与误认、并已经或者可能导致国内商标权人的利益受损”的范畴内，进而将涉外定牌加工环节中的商标标注行为排除在商标侵权行为之外。这样一来，既无须对现行的《知识产权海关保护条例》进行修改，可保持现有法律框架的稳定性，也有利于减轻中国对出口货物承担的实施商标权海关保护措施的义务，同时，还可以使商标权的垄断性利益与实现社会资源合理配置、促进国家经济发展的公共利益得到适度的平衡。（参见朱玲：“涉外定牌加工中的商标侵权认定——以法律解释学为视角”，《福建政法管理干部学院学报》2008年第1期）这一建议有其合理性，也能够解决所谓与《海关知识产权保护条例》的协调问题。
(25)可参见张玉敏：《涉外‘定牌加工’商标侵权纠纷的法律适用》，《知识产权》2008年第4期；张泽吾：《OEM的知识产权归责》，《中华商标》2005年第10期；吴成功陈立伟：《对涉外贴牌加工中使用商标行为性质的再认识》，《审判研究》2009年第1期；等等。
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