摘要：发明构思是一件专利的灵魂，在采用“三步法”进行创造性评判时，由于对申请文件和对比文件的发明构思把握出现偏差，容易导致在创造性评判过程中出现“事后诸葛亮”以及“技术特征简单割裂”等问题。本文从发明构思对创造性评判过程中证据认定的作用这一角度入手，简单阐述了发明构思对证据选取的作用，并通过实际案例进行了剖析。
关键词：发明构思；创造性；三步法
引言
《专利法》规定：发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术。（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见1。“三步法”评判创造性的实质为：站在本领域技术人员的角度，通过对申请文件记载的技术内容的理解，按照三步法，还原发明的过程。在判断一件专利申请是否具备创造性时，应针对技术方案整体进行思考，充分考虑其技术领域、技术问题、技术方案、技术效果，不能割裂技术特征，单纯的评价某个技术特征是否具备创造性。然而，在实际的审查过程中，审查员容易机械套用“三步法”，割裂技术特征，导致创造性评判出现偏差甚至错误。
发明构思是专利的灵魂，构思的过程体现了发明人所做的脑力劳动和智慧贡献。发明构思包括专利所属的技术领域、所要解决的技术问题、采取的技术手段以及所获取的技术效果。换言之，如果现有技术与专利申请发明构思相同，则不仅意味着二者的技术领域和技术问题相同，其为解决技术问题所采取的技术手段也是相同的。充分理解发明构思，是对技术问题、技术方案和技术效果三者之间关系的认知2，也是把握专利申请技术贡献的过程。由此可见，从再现发明的角度来看，以发明构思相同的现有技术作为改进的出发点，其更容易获得本发明。即审查员若以发明构思相同的现有技术作为对比文件，采用“三步法”评述专利申请的创造性，更有利于审查员站位于本领域技术人员的角度客观评价专利申请的创造性，避免“事后诸葛亮”现象的出现。
本文以具体案例出发，对发明构思在创造性评判过程中对证据的认定过程进行了分析探讨。
一、案例分析
在高分子领域，审查员容易机械的运用“三步法”，没有充分考虑技术领域、技术方案、技术问题的差别，简单地将现有技术中的技术特征进行拼凑，犯了“事后诸葛亮”的错误。
某案要求保护一种具有阻燃性能的含DOPO基团的石墨烯（技术领域），现有技术中在高聚物及其复合材料中加入石墨烯可以提高材料的力学性能，同时降低材料的热释放速率，但石墨烯的加入对材料燃烧试验特性提高的程度有待进一步加强，虽然阻燃剂DOPO加入高聚物中可以提高其阻燃性能，但同时也会一定程度上使高聚物的力学性能变差（技术问题）。将DOPO通过氨基和环氧基接枝到石墨烯上（技术方案），可以同时发挥DOPO和石墨烯的优势，用于提高高聚物及其复合材料的阻燃性能及力学性能（技术效果）。
对于上述专利申请，存在两种评述过程：
第一种评述过程为：证据1公开了一种催化活性较高的泡沫石墨烯（技术领域），现有技术中石墨烯易团聚，使其在吸附催化方面受到限制（技术问题）。由氧化石墨在超声分散后与二胺类化合物反应，得到表面带有氨基的石墨烯；再与带有环氧基的聚合物微球反应得到氧化石墨烯-聚合物复合微球粉末，煅烧得到的泡沫石墨烯（技术方案），以提高其分散性能和催化性能（技术效果）。二者区别在于：二者在氨基化的石墨烯上接枝的分子不同。
对于以上区别，证据2公开了DOPO型无卤阻燃环氧树脂，并公开了将DOPO环氧树脂结合在其它化合物上，用做环氧树脂的固化剂。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆DOPO是本领域中常用的无卤磷系阻燃剂，本领域技术人员有动机将证据2带有环氧基团的DOPO结合到其它分子结构中，例如对比文件1公开的氨基化石墨烯上。
第二种评述过程为：证据3公开了一种含DOPO和石墨烯的纳米复合阻燃剂（技术领域），为了制备阻燃性能良好的石墨烯（技术问题），将石墨烯通过异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷连接DOPO-VTS-1，得到含DOPO和石墨烯的纳米复合阻燃剂（技术方案）。聚合物纳米复合材料的力学性能、热稳定性、阻燃性和气体阻隔性能都会得到明显的提高（技术效果）。二者区别在于：石墨烯与DOPO分子间的连接基团不同。
对于该区别，本申请中的连接基团实质上是通过石墨烯分子上修饰的氨基与DOPO分子上修饰的环氧基团之间的反应形成的，在化学领域中，将两种分子连接起来的方式有很多种，而环氧化合物可以在碱催化的条件下发生开环反应是本领域的公知常识，其中就包括了氨基与环氧基团发生的开环反应3。因此，本领域技术人员在证据3公开了将石墨烯分子与DOPO分子连接起来的技术方案的情况下，结合本领域的公知常识，容易想到采用氨基和环氧基团之间的反应将石墨烯分子与DOPO分子连接起来。
笔者认为，无论是从技术领域还是技术问题、技术方案来看，证据1与本申请均存在较大差别。本申请属于石墨烯阻燃领域，为了提高石墨烯阻燃性能，在石墨烯上接枝DOPO阻燃剂。而证据1属于石墨烯催化剂领域，其是为了提高石墨烯的分散催化性能在其表面接枝环氧官能团。可见，二者的发明构思存在根本的不同。采用证据1作为最接近的现有技术显然是不合适的，其既存在技术领域的差别，也存在面临的技术问题不同，本领域技术人员没有动机对其进行改进以获得本申请的技术方案。而证据2属于环氧树脂领域，其与本申请领域差别较大，也不存在结合启示。因此本申请技术方案是非显而易见的。由于审查员未正确理解本申请的发明构思，导致选用错误的最接近的现有技术，并且审查员割裂技术特征，机械地套用“三步法”进行创造性评述，其显然是不合适的。
而证据3技术领域、技术问题与本申请相同，获得了相似的技术效果，只是技术手段存在差别，但是通过检索现有技术可以发现本申请所限定的关键技术手段实质上属于本领域公知常识，本领域技术人员在证据3公开了用异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷将石墨烯分子与DOPO分子连接起来的技术方案的情况下，容易想到采用氨基和环氧基团之间的反应将石墨烯分子与DOPO分子连接起来。可见，采用发明构思相近的现有技术作为证据，其评述过程更为流畅，说理也比较容易，证据结合的启示也非常明显，采用发明构思相近的现有技术进行评述，申请人更有可能接受。
二、分析总结
高分子领域的特点很容易导致审查员在创造性评述过程中割裂技术特征，将申请中的关键技术手段脱离原申请的适用环境，从而导致审查员将现有技术中的技术特征简单、机械地组合，评述过程出现失误。我们通过对案例进行研究，可以从中得到一些原因。
首先，没有充分考虑原申请的发明构思，将申请文件的技术特征与发明构思中的技术领域、技术问题、技术方案、技术效果割裂开来，从现有技术中寻找技术特征进行简单组合得到申请文件的技术方案。其次，申请文件的发明构思确认不准确，对其中的关键技术手段不能与技术领域进行有机结合，没有充分站位于本领域技术人员的角度考虑问题，导致举证不充分。
可见，在创造性评述过程中还原申请文件与证据的发明构思，可以更充分地理解发明，将各个技术特征进行归纳、总结和分析，使审查员与申请人站在同一角度思考问题，使评述过程更具有说服力，防止“事后诸葛亮”的发生。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局，《审查指南》2010版，2-54～2-57页，知识产权出版社
[2]汤志明等，“创造性评判方法比较研究”，国家知识产权局学术委员会2013年度专项课题研究项目，ZX201301
[3]邢其毅等，《基础有机化学（第二版）上册》2004版，417-419页，高等教育出版社
论文作者:孟浩文1,王聪1,崔涌波2
论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期
论文发表时间:2019/4/29
标签：技术论文; 石墨论文; 领域论文; 构思论文; 创造性论文; 证据论文; 审查员论文; 《基层建设》2019年第5期论文;