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摘要：在实质审查过程中，参数特征是否使产品权利要求具备新颖性和创造性往往会成为案件的争议焦点，这也是审查员面临的难点问题之一。本文的目的在于通过具体案例来探讨无效复审阶段判断参数特征是否使产品权利要求具备新颖性和创造性时的考虑因素，并对包含参数特征的产品权利要求的实质审查和撰写方面提出一些建议。
关键词：参数特征；产品；新颖性；创造性
1 引言
由于某些产品仅用结构和/或组成特征无法予以清楚表征，也难以区别于现有技术产品，所以，申请人通常会借助于参数特征来限定产品权利要求。对于这类权利要求的新颖性的审查，2010版《专利审查指南》的第二部分第三章第3.2.5节规定[1]：应当考虑权利要求中的参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。同时在该部分中也规定了：上述新颖性判断时的基准同样适用于创造性判断中对该类技术特征是否相同的对比判断。
然而在实质审查过程中，审查员根据参数特征无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开时，会推定要求保护的产品不具备新颖性；而申请人通常认为参数特征限定的产品权利要求具有某种特定的结构和/或组成，这使得参数特征是否使产品权利要求具备新颖性和创造性往往会成为案件的争议焦点[2-4]。因此，如何准确判断包含参数特征的产品权利要求的新颖性、创造性，是审查员面临的难点问题之一。对此，本文拟结合具体的无效案例和复审案例，对包含参数特征的产品权利要求的新颖性和创造性审查思路进行梳理，并与大家进行探讨。
2案例分析
案例1：第10529号无效宣告请求审查决定
授权权利要求1如下：“1.一种通过非肠道形式给药的药学上稳定的奥沙利铂制剂，由浓度为1mg/ml至5mg/ml及PH为4.5至6的奥沙利铂水溶液组成，该制剂中的奥沙利铂的含量至少是最初含量的 95%并且当贮存超过药物有效期之后溶液保持澄清、无色和没有任何沉淀。”无效宣告请求人提交的附件4公开了：“一种奥沙利铂水溶液，该水溶液由蒸馏水和奥沙利铂粉末混合制得，浓度为3.4mg/ml，用于对小鼠静脉注射给药。”
争议焦点在于：授权权利要求1所保护的溶液性能稳定，且限定了具体的PH值的范围。请求人认为：其自身的理化性质决定了溶液PH值在4.5-6的范围内且是稳定的。而专利权人认为：水溶液的PH值容易受到例如原料药的质量和所使用水的种类和质量等的影响，附件4未公开所述溶液的PH值，也未公开所使用的奥沙利铂固体粉末的质量和纯度，从该证据公开的内容无从推知其准确的PH值，也无从推定其PH值的范围。
合议组认为：同样结构组成的产品必然具有同样的性能，根据授权专利说明书第2页第2段所记载的“使用一种奥沙利铂的水溶液，它的活性成分的浓度和PH值是很好的确定在各自的范围之内的并且同时活性成分是不需要任何酸或碱，缓冲液或其它添加剂”可知，权利要求1中的PH值为所述1-5mg/ml浓度的奥沙利铂水溶液本身固有的理化性质，并未隐含所述制剂中还包括其它成分，如酸、碱、缓冲液或其它添加剂；同样，“该制剂中的奥沙利铂的含量至少是最初含量的95％并且贮存超过药物有效期之后溶液保持澄清、无色和没有任何沉淀”也没有隐含所述制剂中除奥沙利铂和水外还含有其它成分；同时，专利权人并未能证明附件4中通过常规制备获得的水溶液的PH值不在权利要求1所述的该4.5-6的范围内，因此，上述特征不能使权利要求1的制剂区别于对比文件中公开的水溶液，所以，权利要求1不具备新颖性。
小结：上述案例中，对比文件并没有公开授权权利要求中的PH值、稳定性等参数，但是合议组结合授权专利说明书中记载的内容，对产品的组成、性能进行分析，最终得出参数特征未隐含所述产品在组成上不同于对比文件中的产品。
案例2：第10061号无效宣告请求审查决定
授权权利要求1如下：“1、一种由短轴和上、下铰链托架构成的偏心轴铰链，其特征在于上铰链托架（1）固定有大致与之垂直的上铰链短轴（3），该短轴远离上铰链托架的一端设有滚轮轴（6），滚轮轴的两端分别装有滚轮（7），托板（5）固定在门的上端部，托板的中部与滚轮（7）相接触，下铰链托架（2）固定有大致与之垂直的下铰链短轴（4），下铰链短轴插入门下端的相应轴孔内，下铰链短轴（4）轴心线与上铰链短轴（3）轴心线的距离为20毫米至120毫米。” 无效宣告请求人提交的附件1公开了：“铰链结构由上、下铰链组成。上铰链包含一个枢轴件（相当于上铰链托架），其与一个向上延伸的枢销轴（相当于上铰链短轴）牢固地结合，一两端分别装有滚柱（相当于滚轮）的滚轴横穿过该枢销轴，其滚柱与支撑板（相当于托板）上的横向、向上开口的凹槽相啮合。支撑板安装在支撑托架上，并与后者一起被固定在顶柱上。下铰链包含一个枢轴件（相当于下铰链托架），其上有一竖立的枢轴销（相当于下铰链短轴），该枢销轴穿过固定在门下端的导向件插入门下端相应的凹孔内。上、下铰链销轴的共同轴线最好跟毗连的门边形成一个大约3°的角。”
争议焦点在于：上、下铰链短轴轴心线的距离设置。请求人认为：附件1公开了上、下销轴与门边之间形成的角度，该角度涵盖了本专利对轴心线间距的限定。而专利权人认为：附件1未涉及本专利中上、下铰链短轴轴心线之间的距离的技术特征，且本专利与附件1的发明目的、所采取的技术方案和达到的技术效果均不相同。
合议组认为：附件1虽然公开了上、下铰链销共同轴线相对门边的倾斜角度，但并未对其适用的门的尺寸、重量进行任何说明，无法根据倾角的度数直接得到上、下铰链销的轴心线间距，因此，权利要求1相对于附件1具有新颖性。本专利和附件1的原理都是一致的，即通过使上、下铰链短轴轴心线间相互错位，形成偏心的枢轴线，这样门在开启之后即围绕该偏心的枢轴线旋转，依靠门的自重，使托板、滚轮之间作相对转动，从而使门自动闭合。根据这一原理，该轴心线的间距大小要受到所适用的门的尺寸和重量的影响。附件1中指出上、下铰链销的共同轴线最好跟毗连的门边形成一个大约3°的角，以便门在重力的作用下平缓地关闭。本领域技术人员根据这一教导，结合适用的门的具体尺寸和重量，经过常规的运算即可得到具体的轴心线间距。此外，在本专利的说明书中并未说明将上、下铰链短轴轴心线间距限定为20至120毫米的原因和其相对于现有技术可以达到何种意料不到的技术效果，专利权人也没有提供任何相关证据加以证明。因此，权利要求1的技术方案相对于附件1不具备创造性。
小结：上述案例中，合议组首先分析出附件1公开的角度特征未涵盖权利要求1中限定的轴心线间距，然后结合权利要求和附件1中的技术方案的具体工作原理，论述了本领域技术人员通过常规计算和有限的实验就可以得到上述参数限定，并考虑到说明书并未记载上述具体数值范围设置的原因和可以达到何种区别于现有技术的效果，进而确定权利要求1不具备创造性。
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案例3：第53616号复审决定书
驳回时针对的权利要求1如下：“1. 一种医疗用缝合针，其具有：球形的针尖（1）、与所述针尖连续的锥部（2）、与所述锥部（2）连续的针体部（3），所述医疗用缝合针的特征在于，所述针尖的球的直径处于0.25mm以上0.34mm以下的范围，所述锥部的锥角处于8.5度以上9.4度以下的范围。”申请人在提交复审请求时在权利要求1补入以下特征“所述锥部的长度是所述针体部的直径的9倍～17倍”；在答复复审通知书时将上述新加入的特征修改为“所述锥部的长度是所述针体部的直径的9倍、12倍、13倍或17倍”。审查员驳回时采用的对比文件1公开了：“一种医疗用缝合针，该医疗用缝合针为圆形钝针，其具有球形的针尖P，与所述针尖P连续的锥部2，以及与所述锥部2连续的针体部3。钝率为球形针尖的直径D2与针体部直径D1的比值，锥率为从针尖延长而交叉的点S起算到针体部的长度L与针体部直径D1的比值；锥率的取值范围为3D1～9D1。”
争议焦点在于：锥部的长度与针体部的直径比值的范围。审查员认为：本领域技术人员为了得到对生物体组织的刺穿阻力和刺穿手套时的阻力的平衡，经过有限次的实验能够获得上述参数的数值范围。请求人认为：在缝合针的锥体部为直线的情况下，锥率与锥角相关，而当锥体部为曲线时，锥率与锥角并不相关；本申请要求保护的缝合针是弯针，也即锥率与锥角不相关，因此即使对比文件1公开了锥率，也不能说间接公开了锥角。
合议组认为：当钝针为直针时，本领域技术人员知晓，锥部的长度与针体部直径的比值即锥率仅与锥角相关，根据上述锥角的取值范围8.5～9.4可以推算得出锥率的取值范围为6～6.7之间，进一步可以推算得出锥部的长度与针体部直径的倍数关系略小于6～6.7。该值明显小于本申请权利要求1限定的锥部的长度与针体部直径的倍数关系（9倍、12倍、13倍或17倍）。因此，从上述的推算中可知，本申请权利要求1所限定的钝针不是直针而是弯针。即在权利要求1限定的钝针为弯针的情况下，由于锥角与锥率不相关，因此即使获得了锥角的取值范围，也不能推算得出锥率的取值范围，进而也不能推算得出锥部的长度与针体部直径的倍数关系。另外，对比文件1给出的是通过调整钝率（即缝合针的球形针尖的直径大小），从而调整缝合针的安全性与刺穿性的平衡的技术启示，对本领域技术人员来说，在面对本申请所要解决的上述技术问题时，根据对比文件1所公开的内容以及本领域公知的事实（即锥角越小，针尖越锐，穿刺阻力越小，锥角越大，针尖越钝，穿刺阻力越大），也仅能想到对钝针的钝率（即针尖直径）和锥角进行设计。在钝针为弯针的情况下，由于锥角与锥率不相关，因此也并不会想到对锥率，或进一步对锥部的长度与针体部直径的倍数关系这一参数进行设计，从而也就不会将锥部的长度与针体部直径的具体倍数关系做进一步改进。更进一步，虽然对比文件1公开了锥率这一参数特征，但对比文件1公开的常规医疗用缝合针其锥率一般设计为3D～9D，也即，对比文件1实际上相当于公开了常规的医疗用缝合针的锥部的长度与针体部直径的比值（即倍数关系）略小于3D～9D。因此在对比文件1中公开了锥部的长度与针体部直径的比值略小于3D～9D的情况下，本领域技术人员更不容易想到将锥部的长度与针体部直径的比值设定为9D以上。可见，对比文件1对上述锥部的长度与针体部的直径的比值未给出任何启示，其所给出的反而是与权利要求1中所限定的取值范围相反的技术启示。
小结：上述案例中，合议组首先推算出权利要求1中的参数特征限定了其要求保护的是弯针，而不是直针，然后结合现有技术分析本领域技术人员有动机对球形针尖的直径和锥部的锥角进行设置，但是并没有动机对锥率进行设计。
3分析
通过以上具体案例的分析可以看出，无效复审阶段判断参数特征是否使产品权利要求具备新颖性和创造性时，会考虑以下因素：
第一，参数特征是否是产品本身固有的性质决定的、参数特征是否会影响产品的结构和/或组成。例如，案例1中，溶液的PH值是其本身固有的理化性质决定的；案例3中，基于缝合针的具体参数推算出缝合针为弯针而非直针。
第二，参数特征是否使权利要求所保护的产品具有区别于现有技术产品的效果。例如，案例2中，说明书未记载具体参数数值范围设置的原因、以及可以达到何种区别于现有技术的效果，且专利权人也没有提供任何相关证据加以证明。
第三，现有技术是否给出教导/启示去设置参数数值范围。例如，案例2中，附件1公开了设置轴线与门边的夹角以借助于重力实现门的自动关闭，即给出了教导去调整轴心线；案例3中，对比文件1给出了教导去设置球形针尖的直径和锥部的锥角，但并未给出教导或启示去设置锥部的长度与针体部直径的比值。
4 启示
结合考量上述判断参数特征是否使产品权利要求具备新颖性和创造性时的考虑因素，笔者提出以下审查思路，供审查员借鉴：
首先，结合现有技术和专利申请文件的内容，判断参数特征是否是产品本身固有的性质决定的、是否会影响产品的结构和/或组成，并基于此进一步判断产品权利要求是否具备新颖性。若参数特征是产品本申请固有的性质决定的，其并不会影响产品的结构和/或组成，则参数特征并不能使产品权利要求区别于现有技术产品；反之，则参数特征使产品权利要求可与现有技术产品区分开来，即产品权利要求具备新颖性。
其次，结合现有技术进一步判断产品权利要求是否具备创造性，进行创造性的判断时，需要结合现有技术和专利申请文件先明确参数特征的设置具有何种效果。若参数特征并没有为产品权利要求带来区别于现有技术产品的效果，则进一步判断该参数是否为本领域常规的参数，若是，则认为上述参数的设置仅仅是现有技术的一种替代方案，不能使产品权利要求具备创造性；若参数特征使产品权利要求具有区别于现有技术产品的效果，则需要进一步判断现有技术是否给出启示或教导，使本领域技术人员有动机去调整参数数值范围以获得预期的效果。
此外，笔者提出以下撰写思路，供申请人/代理人借鉴：
首先，针对产品权利要求中记载的参数特征，在说明书中详细记载设置该参数是为了解决什么问题，同时，从原理层面分析这样的参数设置为什么可以解决相应的问题。
其次，尽可能用对比实施例的实验数据、或者严谨的推理分析来说明不同的参数设置，所带来的效果有何差异。进一步地，结合具体的实验数据和实验结果，给出建议的参数数值范围。
参考文献：
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注：1熊青和陈贵阳为本文做出同等贡献，为共同第一作者
论文作者:熊青1,陈贵阳1
论文发表刊物:《科技新时代》2019年8期
论文发表时间:2019/10/15
标签：权利论文; 参数论文; 铰链论文; 产品论文; 特征论文; 新颖性论文; 直径论文; 《科技新时代》2019年8期论文;