北京市高级人民法院2007年专利审判新发展，本文主要内容关键词为：北京市论文,新发展论文,高级人民法院论文,专利论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、关于对同一人同一日在相同产品上申请多个相似外观设计的授权是否属于重复授权的认定
专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”本条规定了先申请原则，即不同主体先后申请同样的发明创造只能授予在先申请的人。专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利”。该款规定了禁止重复授权的原则，即不仅不同主体不得重复授权，而且同一主体也不能重复授权。对于外观设计专利来说，当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计，以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时，其可以依据专利法及专利法实施细则的上述规定处理，但对同一人同一日在相同产品上申请多个相似外观设计的授权，是否根据上述法律规定予以处理呢？
在(英国)科万商标投资有限公司(以下简称科万公司)与专利复审委员会及佛山市顺德区信达染整机械有限公司系列专利无效行政案件中①，科万公司同日在相同产品上申请了多项相似外观设计且均获授权，佛山市顺德区信达染整机械有限公司依据专利法及专利法实施细则的上述规定请求宣告科万公司的全部外观设计专利权无效。专利复审委员会以这些专利相互构成相似外观设计为由宣告涉案外观设计专利权无效，一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，科万公司于同日就相同产品申请了五项相近似的外观设计，依据专利法第三十一条第二款关于单一性的规定，科万公司的五项外观设计申请因不符合单一性的规定而不能作为一项专利申请，只能作为五项不同的外观设计申请。但是，专利复审委员会和原审法院又依据专利法实施细则第十三条第一款和《审查指南》的规定，认为科了万公司的五项相近似的外观设计专利构成重复授权，并宣告全部五项专利无效。这一做法显失公平。对于申请人作出的发明创造，只要符合相关法律规定且没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，应当予以保护。实践中，申请人一方面为了扩大其外观设计专利的保护范围，防止他人仿冒其外观设计，另一方面为适应不同消费者的需求，提高其竞争优势，往往在同日就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计。这种做法不为法律所禁止，也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，符合专利法及其实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以认可。对于外观设计而言，《审查指南》规定“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”，当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计，以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时，《审查指南》的上述规定并无不妥。但是，同一主体就相同产品同日申请了两项以上相近似的外观设计时，《审查指南》的上述规定明显与专利法及其实施细则的立法本意不符。这种情况下“同样的外观设计”仅应解释为外观设计相同，而不应包括相近似的情况。专利复审委员会依据专利法实施细则第十三条关于重复授权的规定宣告本案专利无效属于理解和适用法律错误，原审判决维持无效决定亦属不当。北京市高级人民法院判决撤销原一审判决和专利复审委员会的无效宣告请求审查决定，并维持涉案五项外观设计专利权有效。从域外法来看，同一申请人同日在相同产品上申请的多个相似外观设计专利属于关联申请，一般都是予以保护的。
二、关于对外观设计视图中存在的错误能否依据专利法实施细则第二条第三款的规定认定其不具备显著性
专利法所称外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计，这里的“适用于工业应用”是指该外观设计能应用于产业上并形成批量生产。应用于产业上批量生产，最基本的一个前提是其外观是唯一确定的。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准，如果一项外观设计专利的各个视图之间存在矛盾，使得其外观设计不唯一，则本领域技术人员无法将其应用于产业上并批量生产，该外观设计专利因此不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。所以，申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图或者照片，清楚地显示请求保护的对象。但对于外观设计专利视图中存在的差错是否必然导致无法工业应用，需要根据具体差错的性质和程度而定。如果仅是细微的瑕疵且不会使技术人员对该产品外观的认识产生错误理解，这种瑕疵可以被认为是在图形绘制过程中产生的偏差而予以接受，通常不会因为这种瑕疵而以该外观设计不能实施为由宣告无效；但是，当差错达到一定程度，视图之间存在较大矛盾，致使请求保护的对象不唯一时，该外观设计专利将会以无法应用于工业生产而被宣告无效。
在深圳市顺章电器有限公司(以下简称顺章公司)与专利复审委及慈溪市雄生电器有限公司外观设计专利权无效行政纠纷案中②，顺章公司系“暖风机(PGK150-M)”外观设计专利的权利人，该专利授权公告包括6幅视图，即主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图。本专利各视图之间存在以下矛盾：(1)主视图中暖风机顶部两个旋钮下面多条相交线中最上面有一条上拱形线条，但在俯视图中并没有对应于该部分的设计；(2)俯视图的下部显示暖风机最前部并不全是出风孔，但主视图和左右视图中暖风机最前部却为小出风孔填充；(3)左右视图分别显示暖风机后面下部左右两边分别是两曲面相切的形状，但在后视图中该部分并没有任何线条，即后视图中显示该部分并不是两曲面相切的形状；(4)仰视图左下角十字交叉处以下两条边框线中间有一条细长线，右下角处并没有，左、右视图下部显示左右是对称的。专利复审委员会认为，本专利视图中所示的暖风机的顶部、暖风机的前部出风孔处、暖风机的后下部，以及暖风机的左右侧面的具体形状存在矛盾，不属于可“通过修改的方式得到更正”的错误，本领域技术人员根据本专利视图所示不能唯一确定暖风机顶部、最前部、后面下部以及左右侧面的具体形状，因此本专利所示的暖风机的具体形状不能唯一确定，不适于工业应用，不符合专利法实施细则第二条第三款的有关规定。据此，专利复审委员会决定宣告本专利无效。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，申请人提交的外观设计视图应当按照技术制图或机械制图国家标准绘制，正确反映投影关系，各视图之间能够相互对应。《审查指南》对此也做了详细的规定。然而，由于申请人申请过程中的疏忽或其他原因，实践中出现视图中存在或大或小的错误的现象。如果视图中存在属于制图错误的重大瑕疵，使得外观设计专利的各个视图之间存在矛盾，导致外观设计保护对象无法确定，并且无法将其应用于产业上并批量生产的，则该外观设计专利不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。但是，对于视图中存在细微瑕疵，本领域普通设计人员通过查看其他视图后明显可以确定该瑕疵属于制图失误，而且该瑕疵不会导致外观设计保护对象不确定的情况，不属于不符合专利法实施细则第二条第三款的情形。本案中，上述(1)、(3)、(4)所述视图之间的矛盾显然属于制图失误导致的细微瑕疵，本领域普通设计人员可以通过其他视图唯一确定本外观设计的保护范围，不属于无法将其应用于产业上并批量生产的重大瑕疵。而对于(2)所述视图之间的矛盾，本领域普通设计人员根据本专利视图所示不能唯一确定暖风机前部出风孔处的设计，该瑕疵属于明显的制图错误。由于该制图错误引起的重大瑕疵使得本外观设计专利保护对象不能确定，导致按照本专利的视图无法制造出相应的产品，因此，本专利不符合专利法实施细则第二条第三款的规定，应当被宣告无效。
还有一种未被采纳的意见认为，外观设计专利权的无效理由具有法定性，专利法实施细则第二条第三款是对外观设计的保护客体即产品外观设计的规定。外观设计专利是否具有实用性是指外观设计专利产品或者说外观设计的客体能否被实施，能否被应用于工业性批量生产，如某些桥梁、固定建筑物等因取决于特定地理条件而不具有工业再现性。外观设计专利的保护范围以授权公告的照片或图片为准，其中授权公告中的产品图片即使存在错误，通常也是本领域的设计人员或者产品生产者通过仔细研读授权文本后才能发现的，一般消费者往往并不会注意到授权公告中产品图片的错误。而且，外观设计专利图片的错误一般不会影响到外观设计专利的实用性，产品的生产者通常并不会依据，或者至少不会仅仅依据授权公告的产品图片来生产外观设计专利产品。以专利法实施细则第二条第三款作为宣告外观设计专利无效的理由，属于没有正确理解和适用该规定的法律含义。
三、关于用试验数据来证明预料不到的技术效果的认定
是否取得预料不到的技术效果是判断发明是否具有创造性时需要考虑的其他因素。取得预料不到的技术效果是指发明创造同现有技术相比，其技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生了“量”的变化，超出人们预期的想像。这种“质”或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，应当是事先无法预测或者推理出来的。当发明创造产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具有创造性。但需要注意的是，在化学、医药专利创造性的判断过程中，预料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人为反驳无效请求人提出的本专利未取得预料不到技术效果的主张而提供的试验数据不够充分可信时，则不能认定本专利具有创造性。
在张喜田与专利复审委员会、石家庄制药集团欧意药业有限公司等专利权无效行政诉讼案中③，张喜田系“氨氯地平对映体的拆分”发明专利的权利人。专利复审委员会认为，本专利权利要求1涉及一种氨氯地平对映体拆分的方法，其与对比文件的区别仅在于所用的手性助剂不同。就所解决的技术问题而言，本专利的技术方案可以达到比对比文件更高的光学纯度和收率。显然，本专利所要解决的技术问题必须依赖于使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的有机溶剂替换对比文件中的DMSO或含有DMSO的溶剂。但对本领域普通技术人员来说，要想达到上述技术效果，DMSO-d6不论是单独、还是含在有机溶剂中都必须以一定量使用，即其含量必须达到一定的范围，并非任意含量(例如痕量)的DMSO-d6都能够解决上述技术问题。由于本专利权利要求1所述的技术方案中并没有对DMSO-d6的含量提出要求，而本专利权利要求1相对于现有技术所解决的技术问题要求DMSO-d6的含量必须达到一定的范围，导致权利要求1实际上包括了不能够解决所述技术问题的技术方案，该部分技术方案相对于现有技术不具备突出的实质性特点和显著的进步，因此权利要求1不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。一审法院维持了专利复审委员会的决定。
北京市高级人民法院认为，预料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，如果专利权人针对无效请求人提出的本专利未取得预料不到技术效果的主张未能提出充分可信的试验数据，则不能认定本专利具有创造性。本案专利技术的效果主要体现在光学纯度和收率，而其中尤以光学纯度为最主要的效果指标。本专利公开了5个实施例，而对比文件公开了11个实施例。对于以试验数据体现出来的效果的比较，应当以相同技术特征最多、试验条件最为相近的情况下的数据进行比较，同时参考不同试验条件下的总体效果。从本专利和对比文件实施例来看，本专利实施例1和4的试验条件分别与对比文件实施例9和10相同，在进行效果的比较时最具有可比性。对比文件实施例9和10的光学纯度均为99.5％，而本专利权利要求1和4对应的光学纯度分别为99.9％和99.2％，对比文件实施例9的收率为67％，而本专利实施例1的收率为68％。由此可见，将DMSO-d6代替DMSO后，这种替换对其收率并没有显著提高，光学纯度也基本相同，本专利部分实施例的光学纯度还低于对比文件，因此，本专利权利要求1相对于对比文件来说，部分实施例的光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，本专利相对于对比文件并未取得预料不到的技术效果。
四、关于以电视广告的方式公开在先设计属于使用公开
根据我国专利法第二十三条的规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。这表明足以使在后申请并获得授权的外观设计专利权被宣告无效的在先外观设计的公开方式有两种，即出版公开和使用公开。而我国专利法第二十二条在规定发明和实用新型专利的新颖性时，规定足以使发明和实用新型专利丧失新颖性的在先公开包括三种方式，即出版公开、使用公开和其他方式公开。显然，外观设计专利的在先公开方式与发明和实用新型专利的在先公开方式并不完全相同，外观设计专利的在先公开方式仅被限定为出版公开和使用公开。由于出版公开和使用公开采用了不同的地域标准，对于某些具体的在先公开方式，如以电视广告公开在先设计的方式，将其认定为出版公开还是使用公开就具有重要意义。
在杭州顶津食品有限公司(以下简称顶津公司)与专利复审委员会及第三人日日(泉州)饮料有限公司(以下简称日日公司)外观设计专利权无效纠纷一案中④，日日公司系名称为“饮料瓶”的第99329504.5号外观设计专利的权利人，顶津公司以本专利不符合专利法第二十三条的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，主张本专利已被台湾以电视广告的方式在先公开，且在第三人所在地的福建省泉州市可以收看到该电视节目。一审法院认为，电视广告公开属于“为公众所知的其它方式”公开，而使用公开或其他方式公开仅限于国内地域标准，专利法意义上的“国内”公开标准应理解为仅限于大陆范围内。在我国台湾地区播放的电视广告不符合我国专利法规定的使用公开或其它方式公开现有技术的地域标准，不能作为评述本专利是否构成“国内公开”的有效证据。
北京市高级人民法院认为，我国专利法只规定了两种在申请日前公开外观设计专利的方式，即出版物公开和使用公开。专利法意义上的出版物是指记载有设计内容的独立存在的传播载体。电视广告本身不是出版物，故以电视广告公开设计内容的方式不属于出版物公开，其应属于使用方式的公开，原审判决认定电视广告公开属于“为公众所知的其他方式”公开，缺乏法律依据，应予纠正。专利法第二十三条的规定的“国内”公开使用应仅限于我国大陆地区的公开使用。日日公司即使能够证明在本专利申请日前已有相同或近似外观设计在我国台湾地区通过电视广告的方式公开，由于该公开方式不属于我国专利法意义上的国内公开，故其不能证明本专利不符合专利法第二十三条的规定。二审法院最终判决维持无效决定。
五、关于对被控侵权人是否以生产经营为目的的认定
专利权都是有保护期限的，擅自实施他人专利权的行为必须发生在专利权保护期限内才可能构成侵权行为，即非专利权有效期内尤其是专利权保护期限届满后实施他人专利权的行为不构成对专利权的侵犯。在专利侵权判定中，只有被控侵权行为发生在专利权有效期内，才可能构成侵权。
在(美国)伊莱利利公司(以下简称伊莱利利)与甘李药业有限公司(以下简称甘李公司)专利侵权纠纷案中⑤，伊莱利利公司系“含有胰岛素类似物的药物制剂的制备方法”发明专利的权利人，目前该专利为有效专利。甘李公司向国家食品药品监督管理局提交了“双时相重组赖脯胰岛素注射液75/25”药品注册申请并取得了临床研究批件，目前尚未取得药物注册批件，但其已在其网站上对该药物进行了宣传，称其“是新一代胰岛素制剂”。甘李公司申报注册的药品落入了伊莱利利公司专利权的保护范围。伊莱利利公司认为甘李公司申报注册并取得临床批件及其网络宣传行为属于即发侵权和许诺销售，请求法院判令甘李公司停止侵权行为。一审法院以甘李公司制造被控药品的行为并非直接以销售为目的，不属于专利法规定的为生产经营目的实施他人专利的行为为由，判决驳回伊莱利利公司的诉讼请求。
北京市高级人民法院认为，甘李公司向药监局提出被控侵权产品的药品注册申请，经批准进行了临床试验以检验该产品的安全性和有效性，甘李公司上述行为的直接目的是为了满足有关法律法规和药监局关于药品注册的要求，而不是在本专利有效期内以生产经营为目的使用伊莱利利公司专利方法。我国专利法规定发明或者实用新型专利权人有权禁止他人未经其许可为生产经营目的许诺销售其专利产品或者许诺销售依照其专利方法直接获得的产品，其目的在于尽早制止被控侵权产品的交易，使专利权人在被控侵权产品扩散之前就有可能制止对其发明创造的侵权利用。许诺销售以销售产品为直接目的，由于甘李公司的被控侵权产品尚未取得药品注册，而且伊莱利利公司也没有证据证明甘李公司在本专利保护期限内从事或可能从事生产、销售被控侵权产品的行为，因此，现有证据不能证明甘李公司在网站上宣传药品目的是为在伊莱利利公司专利权有效期内销售被控侵权产品。即将实施的侵权行为以“即将实施”为前提条件，“实施”的状态应当是在原告专利权有效期内可能发生和即将发生的，但现有证据不能证明甘李公司将在伊莱利利公司专利权有效期内从事生产、销售、许诺销售被控侵权产品的可能性，故伊莱利利公司关于甘李公司的行为构成即将实施的侵权行为的主张不能成立。
六、关于对适用公知技术抗辩时比对对象的认定
北京市高级人民法院2001年制定的《专利侵权判定若干问题的意见》认为，已有技术抗辩仅适用于等同侵权，不适用于相同侵权的情况，当专利技术方案、被控侵权物、被引证的已有技术三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而应向专利复审委员会请求宣告该专利权无效。《北京市高级人民法院2006年知识产权审判新发展》已经明确指出，已有技术抗辩也适用于相同侵权。这里应进一步指出的是，专利侵权诉讼的被告主张公知技术抗辩时，不宜将公知技术与原告专利进行比较，而应将被控侵权产品与被告所主张的公知技术进行比较，当二者相同或相似时，应当认定被告主张的公知技术抗辩成立，被控产品不构成侵权；当二者不相同且不相似时，应比较被控侵权产品与原告专利，以最终判定是否构成侵权。
在李均与北京金象同创汽车配件有限公司(以下简称北京金象公司)及丹阳市第四灯具厂(以下简称第四灯具厂)侵犯专利权纠纷一案中⑥，李均系“军用车卷帘”实用新型专利的权利人，该专利的申请日为2001年2月14日，公告授权日为2001年12月12日。北京金象公司销售了由第四灯具厂生产的被控侵权产品军用卷帘。第四灯具厂主张其系使用已有技术制造被控侵权产品，并提交了授权公告日为1993年4月14日、专利号为92230316.9、名称为“可自由定位的自动上卷式纱窗”的实用新型专利的权利要求书和说明书，作为已有技术的证据。一审法院先判定被控侵权产品与原告专利技术的必要技术特征相同，又判定被告主张的已有技术已经公开了原告专利的全部必要技术特征，并最终判定第四灯具厂提出的已有技术抗辩成立，被控侵权产品不构成对原告专利权的侵犯。
北京市高级人民法院认为，在专利侵权诉讼中，被告主张公知技术抗辩时，应当将被控侵权产品与被告主张的公知技术进行比对，而不宜将原告专利与被告主张的公知技术进行比对，否则将造成越权审查专利权效力的后果。本案被告主张的公知技术与被控侵权产品的区别仅在于被控侵权产品用滑道取代已有技术中的导轨轴，使水平拉杆沿导轨轴上下移动变成拉伸锁紧机构两头嵌在滑道内上下移动。由于这两个技术特征均为常用的结构特征，无需付出创造性劳动就能够想到两者可相互替代，因此被控侵权产品落入了公知技术的范围，第四灯具厂的已有技术抗辩成立。虽然原审判决将本专利与已有技术进行对比的方法欠妥，但其结论是正确的，并予支持。
七、关于专利间接侵权的判定
专利领域中的间接侵权一般发生在发明或者实用新型专利侵权诉讼中，通常是指行为人并未完整地实施专利技术方案，但却实施了专利技术方案的主要技术内容，从而被判定为侵犯专利权。一般说来，侵犯专利权应当完整地实施专利技术方案，未完整实施专利技术方案的行为往往不宜被认定为侵权行为，这是因为发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，只有记载在权利要求书中的技术方案，才是专利权的保护对象。间接侵权是一类特殊的侵犯专利权的行为，对于某些以故意规避侵权为目的实施他人专利技术方案主要内容的行为，在某些情形下也可认定为侵权，但间接侵权的成立一般以直接侵权的成立为前提。如果不存在直接侵权行为，或者直接侵权行为只是权利人臆造的，则一般不宜判定间接侵权成立。
在施耐德电气公司诉正泰集团公司、北京华云正泰技术服务经营部侵犯发明专利权纠纷一案中⑦，施耐德公司系“辅助跳闸单元与多极断路器单元相结合的组合式断路器”发明专利的权利人，该专利的保护范围是：一个带有辅助跳闸单元的组合式断路器，该跳闸单元，特别是一个接地故障或并联跳闸装置，可以与一个多级断路器单元邻近和联接，该断路器单元具有多个并列级。被控侵权产品为正泰公司生产的NBlL-40电器产品，该产品是将一个跳闸单元与一个单极断路器相联接，适用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。一审法院认为，被控侵权产品系辅助跳闸装置与单极断路器相联接，并非与多级断路器相联接，因此并未落入本专利权利要求保护范围；但被控侵权产品存在辅助跳闸装置与多级断路器联
接的方式和型号，并有关于多级断路器型号及安装、使用说明的介绍，因此正泰公司的行为系诱导购买其产品的用户实施本专利、为发生直接侵权行为提供必要条件，该行为构成间接侵权，正泰公司应对其行为承担相应的民事责任。
北京市高级人民法院认为，间接侵犯专利权是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接侵权行为。间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提。构成间接侵权的被控侵权产品应限于仅可用于实施他人专利的关键部件且该部件无其他实质用途。正泰公司的被控侵权产品作为一种漏电断路器，有其专门的适用范围。虽然在该被控侵权产品说明书中存在辅助跳闸单元与多级断路器联接的图示、型号和介绍，但仅此尚不足以证明被控侵权产品系专门为侵犯本专利权而制造的专用品，也不能证明正泰公司主观上有诱导他人实施直接侵权行为的故意，用户购买被控侵权产品和多个单级断路器后并不能将其组装成具有本专利必要技术特征的产品，施耐德公司也不主张产品说明书和图示构成间接侵权。二审法院最终判决撤销原判并驳回施耐德电气公司的诉讼请求。
注释：
①参见北京市高级人民法院(2006)高行终字第464号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第509号行政判决书。
②参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第344号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2007)一中行初字第234号行政判决书。
③参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第70号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第849号行政判决书。
④参见北京市高级人民法院(2007)高行终字第501号行政判决书和北京市第一中级人民法院(2007)一中行初字第73号行政判决书。
⑤参见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1598号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2005)二中民初字第6026号民事判决书。
⑥参见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1041号民事判决书和北京市第二中级人民法院(2007)二中民初字第1825号民事判决书。
⑦参见北京市高级人民法院(2007)高民终字第72号民事判决书和北京市第一中级人民法院(2000)一中知初字第26号民事判决书。
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