张彩云 刘华楠 1
（国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心）
摘要：通过对专利法第二十二条第四款涉及实用性的法条与专利法第二十六条第三款涉及说明书公开充分的法条进行分析、对比， 探寻在实际审查过程中上述法条存在竞合时的审查思路，并且结合具体案例给出分析过程，以期对审查过程中正确适用法律提供参考。
关键词：实用性；说明书公开充分；法条竞合
A brief review on the examination ideals when being co-opetition between practical applicability and sufficient disclosure of description
ZHANGcaiyun,LIUhua’nan1
(ElectricityInventionExaminationDepartment,PatentExaminationCollaborationCenterofHeNan)
ABSTRACT: In this paper, the relation and co-opetition between the expression “practical applicability” referred in Article 22.4 of the Patent Law and the expression “sufficient disclosure” referred in Article 26.3 of the Patent Law were analyzed and compared. Also the path of how to choose a more appropriate way of examination when being co- opetition in the above articles was explored. And the analysis process was provided in combination with real cases, in order to give reference for applicability about law articles in the actual examination process.
Key words: practical applicability; sufficient disclosure of description; co-opetition in the articles
一、引言
专利法第二十二条第四款规定：“实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”（以下简称为“实用性”）。专利法第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准”（以下简称为“公开充分”）[1]。在实际审查过程中，对于这两个法条的适用存在一定模糊性，有时无法确定某件申请存在的缺陷到底是应该归结于不具备实用性还是未公开充分。本文试图探寻适用此两个法条的审查思路。
二、实用性与公开充分之间的竞合性
权利要求具有实用性与说明书公开充分是专利申请文件授权的必要条件，表 1 对两者的定义、释义、立法宗旨、审查对象四个维度进行了对比。
1.立法宗旨
作为专利授权实质性条件，实用性与公开充分从不同的角度对申请文件作出了要求。从立法宗旨分析，实用性解决的是技术方案是否能够在产业上制造或使用、并产生积极效果，关注的是技术方案是否具有产业上实施的意义，判断结果取决于技术方案自身性质；说明书公开充分解决的是本领域技术人员能够依据说明书公开的技术内容实施其技术方案解决相应的技术问题，关注的是说明书对技术方案的描述是否完整，判断结果取决于说明书撰写。简言之，实用性的立法本意在于强调方案应当能够实际应用， 公开充分的立法本意为用技术公开换取对技术的保护。
而且，《专利审查指南》（以下简称《指南》）中对于实用性和公开充分之间的区别有如下记载：“满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。”
由此可知，实用性与公开充分属于两个不同的法律范畴，用于评价申请文件存在的不同类型的缺陷。
2.法条语义与判断基准的竞合
尽管实用性与公开充分属于不同的法律范畴，然而在实际审查过程中，二者仍然存在竞合的情况。
（1）法条定义上的竞合性
实用性法条中出现“能够制造或者使用”与公开充分法条定义中“能够实现”在语义内涵上存在交叉。能够制造或使用分别针对产品、方法技术方案，从文意上分析，“能够制造”出来的产品表明该产品方案“能够实现”、“能够使用”的方法表明该方法“能够实现”；同样地，“能够实现”的方案必然“能够制造”其方案所述的产品或“能够使用”其方案所述的方法步骤。反过来说， 不能“制造或使用”的方案中有一部分是由于“无法实现”导致的，“无法实现”的方案中也同样有一部分是由于“不能制造或使用”导致的。因此，实用性和公开充分的法条在定义上存在交叉。
（2）判断基准上的竞合性
《指南》第二部分第五章对于实用性概念的解释中规定：“授予专利权的发明或者实用新型，必须是能够解决技术问题，并且能够应用的发明或者实用新型”。《指南》第二部分第二章列出了公开不充分中关于“无法实现”的五种情况，其中第三种情况为“说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题”。一方面， 不能解决技术问题的方案，其在产业上就没有制造或使用的意义， 不具备实用性。另一方面，不能制造或使用的方案必然不能解决技术问题，方案中给出的技术手段无法解决所要解决的技术问题， 这样的方案公开不充分。所以，通过是否解决技术问题进行方案缺陷的判定，表明不具备实用性的情形与公开不充分的情形至少存在一定的交集。
此外，《指南》第二部分第二章列出的“无法实现”第一、二、四种情况中都提及了“不能实施”、“不能实现”，“不能实施”、“不能实现”必然不能制造或使用，这意味着存在公开不充分缺陷的申请也可能基于同样的理由存在不具备实用性的缺陷。例如，某项专利申请，由于其没有详细描述技术手段，本领域技术人员无法实施该申请所述的技术方案，无法将该产品 / 方法在产业中制造 / 使用。因此，这种申请权利要求书不具有实用性，同时说明书也未充分公开。
（3）案例 1
案例 1 涉及船舶水动力装置，其权利要求为“一种船舶的水动力装置，其特征在于，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体运动。”
该方案声称的技术问题是使得船舶持续航行，在其整个申请文件（包含说明书在内）中未明确记载船体运动是否需要外界动力。
从是否解决技术问题的角度，有以下两种判断思路：
1）根据申请文件中给出的各个组成部件以及部件之间的配合关系，本领域技术人员可以依据其描述建造一艘船舶，其具备利用水头回收能量的手段，但由于方案中没有记载外部能量输入的技术手段，根据本领域技术人员所掌握的知识，船舶行进时会有行驶阻力、发电机组存在能量损耗，仅依赖水头势能不足以推动船舶持续航行，所以申请文件中公开的方案不能解决持续航行的技术问题。说明书给出的技术手段不能解决本申请所要解决的技术问题，因此，其说明书公开不充分。
2）非理想状态下的机械效率小于 1，对于一个真实状态下的系统，运行时必然存在损耗，因此，在系统内的机械能减少的同时， 必然需要有等值的其它形式的能量的增加，才能维持该系统的持续运行。对于本申请而言，船在行进的过程中也会受到水的阻力，因此所能回收的船尾的“水头”的能量要小于初始输送给船舶以推动其行进的能量；而且，由于船舶上安装的发电机组本身也必然会存在摩擦等机械损耗，因此发电机组将水头能量转化为电能的过程中，所能转化得到的电能也将小于其回收“水头”的能量；同时，由于船舶上安装的推进器本身也必然会存在摩擦等机械损耗， 因此推进器将发电机组发出的电能再次转化为推动船舶行进的动能的过程中，所能转化得到的动能也将小于发电机组发出的电能。由此，就该整个船舶行进系统而言，其能量是逐渐衰竭的，根据能量守恒定律，这个系统运行到一定程度，就会停下来，不可能维持一直行进的状态。因此这样的“船舶的水动力装置”违背了“能量守恒定律”，因此不能够解决技术问题，不具备实用性。
综上，案例 1 未明确记载不需要外界动力，落入了指南中不能实现的第三种情况的范畴，因此说明书公开不充分；同时，案例1 属于永动机类发明，违背了能量守恒定律，无法在产业上实施而不具备实用性。
三、法条竞合时的审查思路
经过上述分析可知，实用性和公开不充分的法条在定义和判断基准方面存在竞合，笔者基于对实际审查积累的经验，尝试性提出如下审查思路，以解决实用性和公开不充分的法条适用竞合问题，参见流程图 1。
图 1 审查思路流程图
步骤一，明确实现方案的技术障碍。
通过对申请文件的理解以及现有技术的检索，找出申请文件公开的技术方案在具体实施过程中所存在的技术障碍。
步骤二，寻找技术手段。
站位本领域技术人员，在原始文件公开内容的基础上，以期找到解决步骤一所述技术障碍的技术手段。例如，可以增加一些技术特征，改变某些有疑问的技术特征，以弥补原始申请文件的缺陷。
步骤三，判断采用上述技术手段克服上述技术障碍的可能性。在申请文件公开的技术方案具体实施的过程中，若本领域技术人员获得的技术手段能够克服技术障碍或者克服技术障碍的可能性较高，则表明申请文件未完整公开实现发明或实用新型必不可少的技术内容，可认定原始申请文件的缺陷为公开不充分。若本领域技术人员在获得技术手段后仍然不能实施申请文件记载的方案或者能够实施的可能性极低，则可认定申请文件中步骤一存在的技术障碍属于申请文件的固有缺陷，在现阶段不能在产业上制造或使用，不具备实用性。
四、案例分析
1、案例 2-1
案例 2-1 涉及“不需要外力的船舶水动力装置”，其技术方案为“一种船舶的水动力装置，其特征在于，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体运动，由此只需给船舶提供初始动力就能使其持续行进”。
参照上述审查思路流程图，分析如下：
步骤一，方案明确限定不需要外界能量的输入，仅依靠水头回收的能量保证船体持续行进，因此，案例 2-1 的技术障碍在于如何保证系统没有能量损耗。
步骤二，本领域技术人员可以选择具有高质量装配的发电机组、电动机、推进器等部件，在前述各个部件涂抹优质的润滑剂， 增加风扇保证各部件及时散热等。
步骤三，选择优质的各部件并在其上涂抹润滑剂仅能降低整个机械结构的能耗，而增加风扇作为散热工具还需要为风扇提供动力。在没有外界能量输入的前提下，即便采用步骤二所述的手段， 该方案仍不能实现船体持续行进。
因此，案例 2-1 中步骤一存在的技术障碍属于申请文件的固有缺陷，在现阶段不能在产业上制造或使用，不具备实用性。
2、案例 2-2
案例 2-2 涉及“船舶水动力装置”，其技术方案为“一种船舶的水动力装置，其特征在于，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体持续运动”。
需要注意的是，权利要求以及说明书均未交代其是否有外界能源，或者说，说明书中未明确强调仅依赖水头势能保证船舶持续航行。
参照上述审查思路流程图，分析如下：
步骤一，船舶上具有回收水头能量的装置，且船体可以持续行进。因此，案例 2-2 概括出的技术障碍在于如何保证船体持续行进。
步骤二，案例 2-2 未记载船舶持续行进的动力完全来自于回收的能量，因此，存在增加外界能源的手段，例如发电机组自身存在电池、或者发电机组使用太阳能进行发电等。
步骤三，发电机组利用太阳能或电池，同时接收水头的能量， 可以抵消机械传动带来的能量损失，保证船舶持续航行，这些能够克服技术障碍的手段在申请文件中没有记载。因此，申请文件未完整公开实现发明或实用新型必不可少的技术内容，可认定原始申请文件的缺陷为公开不充分。3、案例 2-3
案例 2-3 涉及一种烧烤装置，其技术方案为“一种烧烤装置， 烤架的底部均匀布设若干气管，烤架上设置若干辊组，食物放在辊组之间，所述气管的上方设有气口，若干气管的端部连通一进气管。通过设置气管向上吹风，一方面，起到翻转食物，另一方面， 避免食物下落。”
参照上述审查思路流程图，分析如下：
步骤一，本领域技术人员知晓，一方面，若气管出风量大， 食物可能从两个辊组之间被吹出烤架；另一方面，所烤食物自身质量大小不一，气管在向上吹风过程中，质量大的食物存在风吹不动的情况，而质量小的食物可能被吹出烤架。因此，案例 2-3 的技术方案在具体实施过程中存在的技术障碍在于如何实现食物翻转的同时保持食物不下落。
步骤二，本领域技术人员可以想到在烧烤装置中增加自平衡智能模块，该模块通过感测辊组上食物的重量、体积来精确设计气管出风量及风向。
步骤三，增加智能模块后，出风量和出风方向均被精准控制， 本领域技术人员可以预期这样的烧烤架实现食物翻转的同时保持食物不下落的可能性较大。然而前述能够克服技术障碍的手段在申请文件中没有记载。因此，申请文件未完整公开实现发明或实用新型必不可少的技术内容，可认定原始申请文件的缺陷为公开不充分。
五、小结
本文从实际审查过程中对于实用性与公开充分判断的困惑出发，梳理了两者产生竞合的原因，试探性提出法条适用时的审查思路，期望能够为实用性和说明书公开不充分的判断提供参考。
参考文献
[1]中华人民共和国专利法 2008[M]，知识产权出版社，2009:5-7.
[2]中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南 2010（修订版）[M]，知识产权出版社，2017:130-132,185-188.
[3]尹新天 .《中国专利法详解》[M]，知识产权出版社， 2012:200.
[4]宋岩 . 对实用性与充分公开竞合适用的一点困惑和建议 [J]， 材料工程发明审查部专刊，2011 ：18-22.
作者简介：张彩云（1984—），女，河北邢台，博士，助理研究员，专利审查员，主要从事计量领域专利审查；刘华楠（1986—），女，河南安阳人，硕士，副研究员，专利审查员，主要从事计算机领域专利审查。
论文作者:张彩云,刘华楠
论文发表刊物:《论证与研究》2019年9期
论文发表时间:2019/10/28
标签：技术论文; 实用性论文; 方案论文; 船舶论文; 法条论文; 文件论文; 说明书论文; 《论证与研究》2019年9期论文;