专利法及实施细则修改的若干问题研究（五），本文主要内容关键词为：专利法论文,实施细则论文,若干问题论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
（四）分案申请问题
现在分案申请在法规和实践中存在如下问题：
1.专利法和实施细则、审查指南对专利申请在驳回之后、复审程序中是否允许分案未作出规定。
根据细则第53条的规定，申请不符合专利法第31条第一款（单一性）规定的，应予以驳回。既然以不符合单一性为理由驳回，申请文件又准许在复审前进行主动修改，那么在申请提出复审请求时，进行分案申请应是合乎法理的。
同样，在复审程序中，当申请人意识到原独立权利终将不能成立，而具有专利性的某些其他权利要求之间又缺乏单一性，按审查指南单一性的规定又必须分案申请的，也应允许分案处理。上述情况应当在细则或审查指南中作出明确规定。
2.分案申请的优先权规定与国际法不协调
巴黎公约第四条G规定，分案申请“如有优先权，并保有优先权的利益”。其意思是，只要母案有优先权，其分案申请依然保有母案优先权的权利。
我国专利法实施细则第四十三条规定是，分案申请“享有优先权的，可以保留优先权日”。言外之意，分案申请也可以不保留母案原有的优先权。这与巴黎公约不协调，会使分案申请初审和实审问题复杂化。
3.审查指南中对于由于程序交叉，母案在分案申请提出后授权的，在分案申请初审时进行更正授权通知处理方式的规定是不妥的。
审查指南2、6、1、3规定，如果分案申请初步审查中发现分案申请递交日在原申请作出授权通知之前，但审查时已对原申请作出授权通知，应当更正已作出的授权通知。这种处理方式存在以下问题：
(1)更正授权决定不能解决可能产生的母案与分案重复授权问题
一般说，在非审查员强制要求，而是申请人出于某种考虑，例如商业利益，在原申请符合单一性而又临近授权的情况下主动提出分案申请，原申请的文件有二种可能：
a.未作修改，仍然包含了分案申请的权利要求和技术说明；
b.原申请中已删除了分案申请的权利要求并对说明书进行了相应的修改。
在"a"情况下，不能用处分原申请的方式解决，只能原申请依法授权，而在审查分案申请时，根据细则第12条第一款同样的发明创造只能被授权一项专利的规定予以驳回。
在"b"情况下，若按指南规定推迟授权是不合理的。
(2)该规定在程序管理上操作性很差。
因此应对审查指南该部分需进行修改。
4.多层分案问题
所谓多层分案问题是指原申请中包含了不具单一性的若干主题，第一次分案后，又在分案申请中发现不具单一性的主题，必须进行第二次分案，使分案形成二个或二个以上的层次。
例如：原申请中包含A+B+C三个主题，第一次分案为A申请和(B+C)申请，第二次又将(B+C)申请分为B申请和C申请。这样形成二个层次的三个案。
对这类分案申请如何处理现有法规和指南中没有规定。
处理这类分案申请的方案：
①不允许多层分案。即在审查指南中或细则中规定，凡具有单一性的申请案，必须一次分案到位。这种处理规定较为简单，但对审查员和申请人要求很高。因为在被动分案情况下，审查员不但会判断本领域的单一性，也要掌握其他技术领域内判断单一性的技术知识。即使这样也不能保证在分案时具有单一性的各分案申请，在实审过程中由于“三性”影响不产生新的单一性问题。
②允许多层分案。允许多层分案必须明确分案享有原申请的申请日、优先权。其条件应是其直接的母案不得授权，至于原申请是否授权已无关。
例如在上述例中，若原申请(A+B+C)已修改为A，第一层分案为(B+C)，第二层分案为B+C。对C分案来说，关键在于(B+C)案是否授权，而A是否授权已无关系。
这种方案比较合理，建议在细则或审查指南中增加这种多层分案问题的规定。
（五）恢复程序存在的问题
1.缴纳维持费、年费失误，有正当理由也不能予以恢复权利的问题。
近几年以来，或由于国家在金融系统实行“三金工程”（金桥、金关、金卡），或由于当事人不懂电子联行的规定，或由于银行的失误，造成大量专利申请，专利的权利丧失。但根据细则第七条第五款的规定，均不能予以恢复权利。这在社会上造成极大的影响。有的专利权人已上诉至法院，为此与专利局对薄公堂。
细则第七条第五款不但在实践中存在大量问题而且在法理上也是不当的。
(1)细则第七条第五款不符合巴黎公约的规定
巴黎公约第五条之二规定：(1)关于规定的工业产权维持费的缴纳，应给予不少于六个月的宽限期，但是如果本国法律有规定，应缴纳附加费；(2)本联盟各国对因未缴费而终止的专利有权规定予以恢复。
我国专利法实施细则第88条的规定与上述(1)相协调一致；而第七条第五款却拒绝使用巴黎公约赋予各国的权利。
(2)其他各国的作法
a.欧洲共同体各国：根据欧洲专利公约第122条(1)的规定：欧洲专利申请人或所有人，尽管极为注意，但未能遵守欧洲专利局所规定的期限。经申请，依本公约的规定如果未能遵守期限直接导致了该欧洲专利申请或某一请求的驳回，欧洲专利申请被视为撤回，欧洲专利被撤销，其他任何权利或补正机会的丧失时，应恢复其权利。
b.英国：英国专利法第28条(1)规定，当一件专利因在规定时间内未缴纳转期费而停止生效时，可在该专利停止生效之日起一年内根据本条向专利局局长提出恢复该专利的申请。
c.日本：在新修改的日本工业产权中也规定，只要在规定期限内的未付费是由于超出专利权人可控制的事由，并且在规定期限日起六个月内补交相关费用，则可恢复专利权。
综上所述，无论是巴黎公约，还是其他各国都给予申请人或专利权人在有正当理由时恢复因维持费或年费未缴纳而造成的丧失的权利。因此著作建议修改细则第七条第五款，方案如下：
第一方案：删除第七条第五款，使有正当理由延误了缴纳费和专利费及滞纳金的，可启动恢复程序，予以恢复权利。
第二方案：更宽松处理方式，对于有正当理由延误缴纳维持费和年费的，可在专利权终止或被视为撤回公告之日起一年内，启动恢复程序。在对第三者在专利权终止期间正当使用专利技术的，专利权人不得提起侵权讼诉的保证下，予以恢复权利。
2.优先权的恢复程序规定相互矛盾
专利法第29条规定了优先权的条件和期限。而细则第七条的恢复程序排除了法29条，即无论具有不可抗力或正当理由，一旦超过优先权期限（12个月），优先权不能予以恢复权利。
专利法第30条规定了办理优先权的手续和期限。前半条规定：“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明”；后半条是规定的三个月内提交优先权文本及逾期的处分。细则第七条规定法30条中权利的丧失可启动恢复权利。如果说恢复程序仅仅是针对耽误三个月的优先权文本提交期限，那么是正确的。但它现在不仅包括耽误三个月期限造成的权利丧失的恢复，而且也包括未提出优先权声明的权利的恢复。在法律上，这样规定存在二个问题：
a.没有提出优先权声明，何来优先权的丧失和恢复？另外，细则第七条是针对耽误期限的，没有提出声明即没有要求优先权怎么能算是耽误期限。
b.法29条规定了优先权期限是12个月，根据细则第七条规定耽误此期限，优先权丧失不可恢复。但同样是细则第七条又允许依据30条对没有提出优先权声明予以恢复，其实质是延长了法定的12个月优先权期限，自相矛盾。
综上所述必须对细则第七条中对优先权的恢复问题的规定予以修改，关键在于排除法第30条前半条可恢复权利的规定。