美国专利间接侵权的判定与抗辩，本文主要内容关键词为：美国论文,专利论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、美国专利间接侵权的概念及判定要件
美国专利间接侵权是指行为人没有直接实施专利权人的专利，而是通过提供与专利技术实质性特征相关联的非专利产品的方式，促使他人对专利进行直接侵权的侵权行为，包括诱导、怂恿、唆使等多种间接行为。① 可见，间接侵权制度将专利保护范围从专利产品或方法，有限度地延伸到与专利技术密切相关的非专利范围。
根据美国专利法271条（b）、（c）两款的规定，间接侵权分为两种。 第一种是许诺销售、销售或进口专利产品的零部件、组成成份，或用于实施专利方法的原材料和设备，这些零部件、组成成份、原材料和设备构成发明的重要部分（material part），且行为人知道这些物品是为了专利侵权使用而专门制造或改造的，同时这些物品不是普通物品或适于实质性非侵权之用的普通商品。这种间接侵权被称为“辅助侵权”。第二种是积极引诱侵权和教唆他人侵犯专利权，被称为“引诱侵权”。美国法官在审判的过程中结合该条两款规定，提出了以下几个构成要件：
（一）客观要件：间接侵权行为与直接侵权行为之间的关系
间接侵权原则的终极目的在于加强和延伸专利权的保护，维护专利权人经济利益，并非旨在对非专利产品实施垄断和谋取不当利益。虽然间接侵权的行为对象并非专利产品或专利方法，但行为的终极后果仍然是对专利权所能带来的经济利益的一种损害。这种终极性后果的产生离不开一定的前提。在美国专利法中，尤其是在判例法中，直接侵权的发生就是这样一种前提条件。这种“间接侵权”以“直接侵权”发生为前提条件的“从属学说”，曾经是、甚至到目前也是美国司法界的主流观点。但随着美国对外政策的实施、专利权域外效力的扩张和对专利权保护的加强，由于“从属学说”本身对专利权保护的局限性，间接侵权的“独立学说”也开始凸现于涉外立法和司法实践中，即间接侵权行为的判定不以直接侵权存在为条件。我们将其理解为“从属学说”原则的例外。
1944年Mercoid v.Mid-Continent一案确立的“没有直接侵权行为发生，就不会有间接侵权行为”② 原则，在1964年ARO v.CONVERTIBLE一案中，最高法院根据“没有直接侵权，就没有间接侵权”的原则对本案进行审理：“决定Aro公司是否构成间接侵权，我们首先必须判定汽车所有人因为替换汽车内装置的陈旧部分，是否构成直接侵权。”法院判定：“福特公司在没有专利权人授权前提下生产、销售专利装置，就已经构成直接侵权；而福特公司汽车购买人同样地因为使用和修理该装置的行为也构成直接侵权；根据专利法第271条c款，Aro公司因为提供了专门用于侵权性修理的替换物品，构成间接侵权。”但就大众公司而言，因其获得使用许可的授权，所以没有直接侵权的存在，根据“没有直接侵权就没有间接侵权”原则，Aro公司的生产、销售行为不构成间接侵权。同一公司的同样行为，却产生两种截然相反的法律后果，典型地说明了第三人的直接侵权行为对间接侵权行为判定的关键作用。但也反映了这样一个不争的事实：同一主体的同一行为产生相反的法律后果，这必然造成法律适用的混乱。
此后，“从属学说”的反对声音越来越强烈，而“独立学说”的地位也渐渐突兀，以致1952年专利法271条对间接侵权的规定没有明确采纳“从属学说”， 而是交付司法判例解决。条文没有提及直接侵权行为的发生和存在，仅仅将这种直接侵权的可能发生纳入间接侵权的定义中，注意，这里的发生并非“实际发生”而是“可能发生”。甚至在后来增加的（f）款中排除了直接侵权的存在③。根据该款规定，如果在美国向境外提供专门用于制造专利产品的部件，行为人希望该部件在境外组装成专利产品，则提供部件的行为应当被认定为间接侵权。在这种情形下，组装成该专利产品在境外甚至可能不被所在地法院认定为直接侵权，但这种直接侵权的发生、认定与否都不影响美国国内法院对间接侵权成立的判定。
（二）客体要件：与专利实质性特征有关的非专利产品
引诱侵权是积极引诱和教唆他人侵犯专利权，并不具体指向某一种产品， 271条（c）款的规定也并不要求行为客体必须具备与专利发明相关的实质性特征。因此，引诱侵权的构成倚重于行为人的引诱和教唆行为。较为典型的引诱侵权案件是1990年联邦巡回上诉法院MANVILLE v.PARAMOUNT一案。
相对引诱侵权，辅助侵权行为所涵盖的非专利产品范围是具体和明确的，只有当侵权行为指向这部分客体时方可构成辅助侵权。根据271条（c）款的规定，按照构成性质的分类，这种非专利产品可以分为两类：一类是发明专利产品的零部件或组成部分；另一类是用于实施专利方法的原材料或设备。这两类物品还必须具备这样一个性质特征：构成发明的重要部分，是为专利侵权使用而专门制造或改造的，不是常用物品或适于实质性非侵权之用的普通物品。271条（c）款的规定是详细和严格的，但仍然只是定性式的界定，并非产品范围量化的法律标准。法官因此便掌握着相当的自由裁量权，同时也有对性质特征做进一步解释的责任。271条（c）款对非专利产品的性质特征描述，都集中在该物品功能的说明上：正面的说明，即构成发明的重要部分，发挥主要功效；反面的阐述，即没有实质性的其他用途，只能用于他人专利发明中。在司法判例中，美国法官的解释也集中在“实质性非侵权用途”上。联邦第五巡回上诉法院法官Brown在1963年FROMBERG v.Jack一案中对此进行了深入的司法解释和判例适用。
由此可见，辅助侵权规定的“实质性”理解应作如此的延伸：非侵权用途必须符合经济效益原则，必须是切实可行的，甚至必须是可以大批量生产的；而不能是事后任意杜撰的、虚假的，不符合经济效率要求的。271条（c）款用排除法和否定式命题方式确定辅助侵权非专利产品的范围；同时，司法判例对所排除的范围进行精确解释，严格限定非专利产品范围，构建间接侵权客体范围的完整法律体系。
（三）主观要件：行为人具有诱导、帮助的主观故意
美国专利法中直接侵权的判定不以侵权行为人的主观心态作为判定行为成立的要件，即无论主观上是否存在故意或过失，只要行为成立，直接侵权就应被判定。间接侵权判定要件则与之不同。根据271条（b）、（c）、（f）三款规定，该主观要件包括“主动引诱（actively induce）”“知道（knowing）”“希望（intending）”，共同反映了一个主观要旨：对侵权的发生存在一种故意或过失。
二、专利间接侵权的抗辩
依据美国专利法的规定和有关司法判例的解释，对专利间接侵权的抗辩理由一般可以分为两类：一类是专利权人行为非法性证明，即证明由于专利权人本身行为违反法律规定，造成专利权不成立或有瑕疵，以致对被告的指控不能成立或不完全成立。另一类是自身行为合法性证明，即证明自身的行为不符合间接侵权行为的构成要件。在这两类的抗辩中，分别以专利权滥用和默示许可两种方式最为典型和具有代表性，也最能体现间接侵权特性。
（一）专利权滥用之抗辩（Patent misuse）
间接侵权原则与专利权滥用原则之间的博弈和抗衡贯穿了间接侵权理论产生、发展和完善的历史过程。专利权滥用是指专利权人以自己享有的专利权为条件，谋求法律许可范围之外的市场垄断利益。专利权滥用往往表现为专利权人在：在购买者购买专利产品的同时，强行搭售非专利产品，即将专利权保护的范围扩及非专利产品，从而为反垄断法所禁止；而间接侵权原则恰恰是专利法对相关非专利产品的保护，二者的针锋相对恰好促使专利权滥用成为对专利间接侵权指控最有效的抗辩。
专利权滥用对抗间接侵权指控发生的场合多为搭售或指定购买的情形：专利权人以附加搭售某种产品为条件，销售专利产品或许可购买者使用专利方法，第三人未经许可而制造、销售这一搭配或指定购买的非专利产品。专利权就第三人生产、销售行为指控间接侵权，而被指控人以专利权滥用抗辩。当法律允许专利权人在销售专利产品时搭售其它产品，未经专利权人许可而制造销售这种搭售产品，即构成间接侵权。因此，专利权滥用与间接侵权之间存在一种划定的界限，即法律允许搭售的产品范围。根据相关判例，专利搭售协议指向的产品一般是这样两种：1.与专利技术相关的零部件或设备；2.与专利技术无直接关系的产品，例如专利印刷机使用的油墨、纸张等耗材，或专利冻品运送装置所需的制冷剂等。这种根据产品性质的不同进行区分的方法，也正是专利法271条（c）款对间接侵权对象描述的方式，该款中提出的“普通商品”正好可以作为滥用专利权和间接侵权的区分标准。如果某一物品是专门为了使用于某一发明专利而制造或改装的，而且除此之外没有其他用途，则该物品的销售可以由专利权人控制而不构成专利权滥用，他人未经许可而生产或销售则构成间接侵权。因此，上述第1种产品，即与专利产品的专利技术相关的零部件或配件的搭售或指定购买并不构成专利权滥用，专利权滥用的抗辩理由不能成立。但如果某一物品是市场随处可以购得、大量销售的、具有多种非侵权用途的，则专利权人控制该物品的销售则会构成专利权滥用，他人未经许可而生产、销售不构成间接侵权。因此，不是专利产品构成部件的、与专利技术无关的产品的搭售或指定购买协议都构成专利权滥用，在此间接侵权指控很有可能失败。
（二）默示许可之抗辩（Implied license）
1.默示许可的概念和抗辩思路
默示许可在间接侵权指控的诉讼中也常为被告人所采用，作为抗辩理由进行竭力主张。默示许可，是指在这样一种情形下存在对专利使用的许可：专利权人或者被许可人销售的产品不是专利产品，而是专利产品的组成部件；或者专利权人或被许可人销售用于实施专利方法的专用原材料、设备时，组成部件、专用原材料或设备的销售依照具体情况蕴含了制造、使用、销售专利产品或者使用专利方法的许可。据此，只要被指控间接侵权人能够举证证明默示许可的存在，则能够成立间接侵权的抗辩理由。默示许可的抗辩思路在于证明被告人的行为获得了原告的许可，具备合法性和正当性。这种默示许可不是原告明示的告知或授权，而是从专利权人行为的具体情形和相应产生的法律效果推论而得的，因此，默示许可的举证着重在于对专利权人行为法律性质和法律效果的分析。联邦最高法院在1927年De v.U.S一案④ 判决书对默示许可的诉讼抗辩作用进行了阐明：“并非只有正式授权许可才能达到许可使用的目的。对于专利权人使用的任何语言或采取的任何行为，如果他人可以由此正当地推定专利权人已经同意他实施这些行为，则构成一种许可，可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩。至于所构成的许可是否免费，应当取决于当时的具体情况。但是无论如何，此后就当事人之间的关系以及就由此而产生的任何诉讼而言，都必须认定为合同关系，而不是侵权关系。”最高法院这一观点是从直接侵权的角度进行说明的，但在间接侵权以直接侵权为条件的判定构成要件框架模式内，默示许可直接为间接侵权人援用为抗辩理由也是同样成立的。
2.默示许可的判断
被告人以默示许可为由抗辩间接侵权指控，首要的任务就是举证默示许可的成立。默示许可理论源于衡平法上的“法律禁止反悔”原则，并经判例确立为一般的法律原则，但在成文法中并没有对其成立的条件或判定要件、方式做出明确的规定。因此，默示许可的判定依据只能是产品销售时的具体情况。判定时应当考虑以下几种因素：当事人的行为、可以适用的书面协议或者其它文件、当事人的合理期待、对公平与公正的考虑、知识产权制度赖以建立的各种政策等等。因此，想要在诉讼结束之前肯定地预测是否存在默示许可通常是很困难的。⑤ 根据联邦巡回上诉法院1984年审理的Bandag,Inc.v.Al Bolser Tire Stores,Inc.一案⑥ 的判决，间接侵权默示许可抗辩的成立必须满足以下两个条件：1.专利权人或被许可人销售的产品除了用于实施专利权人的专利技术之外，没有别的用途；2.销售的具体情形清楚地表明或能够推断出默示许可的存在。联邦巡回上诉法院同时指出，在举证方面，主张默示许可的抗辩，应当由被指控的侵权人承担举证责任，证明默示许可能够推定成立的情形的存在。
在第一个判定条件中，证明一件产品“没有其它用途”的确存在着举证上的困难。作为一种纯粹的措辞和表达尚可成立，但在实际诉讼中的举证却极为困难。在司法实践中，法官对此一般采用举证责任倒置的方法，即让原告对“没有其他用途”进行证明。只要证明存在任意一种别的用途，就足以否定“没有其他用途”，从而满足默示许可抗辩理由的第一个条件。因此，美国法院对第一个成立条件的举证责任的规定在实际案件中往往变成由专利权人举出一种他认为的“非专利用途”，然后再由被控侵权人进行反驳。⑦
第二个判断成立与否要件是较为宽松的要求，法官在诉讼裁量中拥有较大的自由权。销售的具体情形清楚表明能够推断出默示许可的存在，也就要求以普通购买人的理解和识别能力作为认识的一种标准，以此对销售行为中是否蕴含专利权人专利许可的主观意愿进行判断。这种判断和推理应当是合理和理性的，不应当是臆想和强加的。间接侵权诉讼中，被告若以此作为侵权抗辩则必须对销售具体情况进行举证和分析，以此证明自身行为的合法性和正当性。
由于间接侵权一般以直接侵权成立为构成要件，往往只要被告能够证明直接侵权不存在或不成立即可推翻间接侵权的指控；因此，只要能够对抗直接侵权指控的抗辩理由一般都可能为被告所采用，从而间接性地抗辩间接侵权。例如，一般对抗直接侵权的专利权无效、对专利局欺骗行为、为试验而使用等等，在相关间接侵权案件中也经常被用来抗辩间接侵权，对间接侵权指控的抗辩往往都绕不开对直接侵权的先行抗辩。
三、专利间接侵权与我国民法体系的衔接
（一）我国专利间接侵权立法和司法现状
在我国的知识产权理论界和立法界中，间接侵权被认为是专利法中最棘手的问题之一，一方面它需要给专利权人提供充分的法律保护，另一方面又要防止出现专利权保护过度，以至于不适当地限制他人正常的生产经营活动。如何确定专利权保护的平衡点成为理论和立法的难点。在2001年第二次修订专利法时，国家知识产权局曾建议增加禁止专利间接侵权的条款，但由于此次修订专利法的主要目标是为了达到TRIPS协议的最低标准，而TRIPS协议又没有规定专利间接侵权，因此全国人大常委会在上报的《专利法》修改草案中删除了该建议条款。北京市高级人民法院于2001年通过了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，其中专门规定了专利间接侵权问题。
在我国司法实践中，间接侵权的案例多次出现，法官适用法律产生了重大的分歧，甚至形成了法律适用各地区不相统一的混乱局面⑧。一部分法官仍然以最高人民法院1988年颁布的关于《民法通则》意见的第148条作为判定专利间接侵权成立和追究侵权责任的法律依据，而另一部分法官直接依据专利间接侵权原理进行判定和追究侵权责任。
（二）专利间接侵权制度与我国民法体系的理论衔接
在立法技术层面、司法实践操作经验上突破《民法通则》和《专利法》的立法规定是不甚困难的；对专利间接侵权规定的重点在于立法理论深度的突破。知识产权对中国而言，无疑是舶来品，美国专利法的规定较为详密而值得借鉴，但若从理论的溯源、理论的衔接和统一上来说，仍需从中国民法固有的大陆法传统进行梳理。
大陆法系传统民法理论认为，共同侵权并不以行为人在主观上有犯意联络为必要，如在客观上数人之不法行为，均为其所生损害之共同原因，即所谓行为关联共同，已足以成立共同侵权行为。⑨ 间接侵权行为本质上来说属于教唆、怂恿、诱导他人实施专利侵权行为，属于传统民法中的“共同侵权”。但专利间接侵权与传统的共同侵权存在一些重大区别。首先，在行为方面，美国专利间接侵权制度规制之对象包括了销售或许诺销售只能用于实施他人专利的物品，以及其它导致他人产生直接产品侵犯专利权决意之行为，如口头的教唆、怂恿，或者销售能够用于专利侵权的普通商品等。这已经远远超过了传统民法共同侵权理论所能容纳的范围。如果用传统民法共同侵权理论来处理专利间接侵权纠纷，可能会出现将销售或许诺销售只能用于实施他人专利的物品等专利间接侵权行为排除在外。这与充分保护专利权人利益的专利立法宗旨相去甚远。同时，在是否以直接侵权行为成立为要件的问题上，美国专利间接侵权行为存在独立性趋势，直接侵权行为成立与否不影响间接侵权人侵权责任的承担；共同侵权理论要求必须有直接侵权的成立方可追究侵权责任。其次，虽然两者在主观方面都是故意，但故意的内容不同。传统民法中所谓的教唆、帮助，在证明主观故意时，只需证明行为人对他人实施专利侵权行为持希望的态度，就足矣。而间接侵权中的故意，需要同时满足行为人明知有合法专利的存在、明知其所提供的产品除用于实施该专利外无实质性用途，而且明知自己产品的收受方将该产品用于实施侵害他人专利权。间接侵权行为中的故意内容，与传统民法中的故意要件，在举证责任方面和证明的内容方面都存在重大差别。再次，在责任承担方面，传统民法上所谓的教唆和帮助行为，应当与被教唆者和被帮助者承担连带责任，而且有不少学者主张共同侵权的连带责任承担者应当在考虑过错程度的基础上当平均分担赔偿额。⑩ 在专利间接侵权中，因为间接侵权者与专利直接侵权者对专利权人侵权的作用并不相同，例如如果只有一个直接侵权者而有数个间接侵权者时，让他们之间平均分配赔偿数额，实际上减轻了直接侵权者的责任，而加重了间接侵权者的责任，尤其在间接侵权者仅仅提供价值非常低的侵权专用品时，这种不公平表现得尤为明显。因此，专利间接侵权者仅仅对自己的行为承担责任，并不与直接侵权人一起承担连带责任。最后，在诉讼程序上，共同侵权行为属于必要共同诉讼，即使当事人只起诉了部分侵权人，法院也应当依职权追加其他侵权人为诉讼当事人。而在专利间接侵权诉讼中，权利人可以只起诉间接侵权人，直接侵权人不是必须的诉讼参加人。(11) 因此，专利间接侵权虽然发源于共同侵权理论，但其认定标准、诉讼参与和责任承担应与传统民法上的共同侵权存在很大的不同。为了更清楚地界定哪些行为构成专利间接侵权，避免专利得不到有效的保护，同时也避免因为适用共同侵权理论导致专利权的无限扩张，我们有必要规定专利间接侵权制度。
注释：
① 美国专利法第271条对间接侵权做了如下规定：“（b）任何积极引诱专利侵权者应承担侵权责任。（c）任何人在美国销售、 向美国进口享有专利权的机器、产品、组合物或合成物的零部件、组成部分；或者销售、向美国进口一种用于实施专利方法的原材料或设备；这些零部件、组成部分、原材料或设备构成发明的重要部分，并且知道这些物品是为专利侵权使用而专门制造或改造的，同时这些物品不是普通物品或适于实质性非侵权之用的普通商品，则应承担辅助侵权责任。（d）专利权人有权对专利直接侵权或间接侵权要求救济。专利权人进行下列一种或多种行为时，不得剥夺其救济权利，也不得被视为专利权滥用或专利权范围非法延伸：（1）对某种行为收取使用费。 如果他人在未经过专利权人同意的情况下进行该行为，则会构成专利间接侵权行为。（2）许可或授权他人进行某种行为。如果他人在未经过专利权人同意的情况下进行该行为，就会构成专利间接侵权行为。（3）对直接侵权行为和间接侵权行为行使专利权。（4）拒绝许可或使用就该专利的任何权利。（5）提出订立专利许可合同或者购买专利产品的条件是订立有关另一项专利权的许可合同或者购买另外的单独产品，除非是专利权人在相应的市场上对后一专利权或者后一产品拥有市场支配力。”
② In a word,if there is no infringement of a patent there can be no contributory infringer.
③ （1）任何人未经专利权人许可，向美国或者从美国提供或者导致提供一项专利发明的全部部件或基本部件，尽管这些部件未被组装起来或者尚未被完全组装起来，但该行为人主动诱导在美国境外将这些部件组装起来，假如这样的组装行为发生在美国境内则构成专利侵权行为，行为人应承担侵权的责任。
（2）任何人未经专利权人许可， 向美国或者从美国提供或者导致提供专门供实施一项专利发明用的部件，这样的部件不是常用的商品或者不是适于实质性非侵权用途的商品，尽管这样的部件尚未被组装起来或者尚未被完全组装起来，但是该行为人明知这样的部件是专门用于实施专利发明的，并希望它们在美国境外组装起来，假如这样的组装行为发生在美国则构成专利侵权行为，行为人应当承担侵权的责任。
④ De Forest Telephone Co.v.United States,273U.S.236(1927)
⑤ Jay Dralter.：《知识产权许可》（上），王春燕等译，清华大学出版社2003年版，第185页。
⑥ Bandag,Inc.v.Al Bolser Tire Stores,Inc.,103F.3d 1571 1580
⑦ 尹新天：《专利权的保护》（第2版），北京：知识产权出版社2005年版，第73页。
⑧ 1993年太原重型机器厂诉太原电子系统工程公司、阳泉煤矿电子设备二厂专利侵权纠纷案；2002年北京特种纺织有限公司关于“全耐火纤维复合防火隔热卷帘”实用新型专利纠纷案；2003年上海吕学忠、萧朝兴与上海航空测控技术研究所、上海长江服装机械厂专利侵权纠纷案等。
⑨ 孙森焱：《新版民法债编总论（上册）》，台湾地区：三民书局，1999年修订版，第272—274页；黄立：《民法债编总论》，台湾地区：元照出版社，1999年第二版，第282—284页。
⑩ 梁慧星：《中国民法典草案建议稿附理由（侵权行为编和继承编）》，北京：法律出版社2004年版，第15—16页；王利明：《侵权行为法研究》（上卷），北京：中国人民大学出版社2004年版，第713—714页。
(11) 《欧共体专利公约》、《日本专利法》、《韩国专利法》等都将专利间接侵权行为作为一种独立的侵权行为，《美国专利法》没有明确专利间接侵权是独立于直接侵权行为之外的侵权行为，但据美国学者的观点，承认该制度的初衷之一就是为了避免专利权人在直接侵权行为人人数众多而标的不大、直接侵权人很难查找等情况下，专利保护落空而设置的，因此并不需要证明直接侵权行为的客观存在，只要证明直接侵权行为极有可能发生就足以。