朱永盛
国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心
摘要：本文对重复授权法条进行了解读，并列举了重复授权的几种特殊情况：发明申请日早于实用新型、重复授权实用新型终止处于恢复期以及专利申请权/专利权的转让，对其进行了分析并给出了对应的处理方式。
关键词：重复授权 发明 实用新型
一、引言
专利法第9条第一款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。该法条确定了我国专利制度的禁止重复授权原则，从而避免了权利的冲突。大部分情况下依照法条的字面理解就可以解决重复授权的问题，然而，在审查实践过程中，通常会遇到一些特殊情况难以处理。笔者对这些问题进行了整理，并从专利法相关规定以及其立法宗旨进行分析，对这些问题进行探讨，以期给出一些解决方案。
二、"同样的发明创造职能授予一项专利权"的理解
专利法第9条第1款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。对该句话的理解存在两者不同的观点：一种观点认为，对同样的发明创造不能有两项有效专利同时存在；另一种观点认为，对同样的发明创造不能被两次授予专利权。笔者认同后一种观点。实际上专利法在2010年修改时已经澄清了该争议。因为2010年修改的专利法在第9条第1款增加了例外的情况，即"但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权"。从法条的逻辑上看，正是由于国家知识产权局认为应当将"同样的发明创造职能授予一项专利权"理解为同样的发明创造从根本就不能授予两项专利权，而不是确保没有两项专利同时存在，才有必要将禁止重复授权原则的例外情况写入本条第一款。即在本条第一款写明该例外情况，意味着只有在规定的情况下才允许对同样的发明创造授予两项专利权，在其他情况则不允许[1]。
三、重复授权的几种特殊情况
1、发明申请日早于实用新型
同一发明人同日提出发明和实用新型的情况，可以依照专利法第9条第1款进行处理。但是申请人为了想要获得多项权利会采用一些特殊的手段来对专利法第9条第1款进行规避，如以下案例。
案例1：同一申请人先申请发明，后申请实用新型，实用新型已获得授权，此时与实用新型的保护范围相同的发明能否获得授权，以及通过什么方式可获得授权。
观点1：基于先申请制原则，发明的申请日早于实用新型的申请日，不应因为在后申请的授权影响在前申请的授权，对发明直接授权；
观点2：指出重复授权问题，要求申请人对发明申请进行修改；
观点3：由于专利法没有具体法条和细则规定该种情况，若指出重复授权问题，依法无据，因此只能先对发明授权，对于所造成的权利冲突则通过后续无效程序解决。
观点1和2都相对片面，笔者赞同观点3。观点1的理由是基于先申请原则，然而专利法第9条第2款规定的"两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人"，该先申请制规定不适用同一申请人，因此观点1理由中的"但发明的申请日早于实用新型的申请日，不应因为在后申请的授权影响在前申请的授权。"并没有依据。观点2中指出重复授权问题的做法则是更加没有法律依据。对于观点3，由于专利审批属于行政审批行为，根据行政法的核心理念"法无授权不可为"，行政行为只能依据法律的授权而进行。案例1的情形在现行专利法中没有进行规定，而且又不存在其他的驳回情形，因此只能对发明申请直接授权，对于所造成的权利冲突则通过后续无效程序解决。这也体现出现行专利法的立法纰漏之处。
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2、重复授权新型终止处于恢复期
在审查实践中也会出现如下情况：实用新型已经终止，尚处于恢复期，是否可以放弃新型，直接授予发明专利权？
案例2：发明申请存在同申请人、同申请人的实用新型专利，且已经进行了声明。审查员于2015-2-11发出一通指出权利要求1-9不符合A9.1的规定，申请人于2015-3-6提交了放弃实用新型专利权声明。对于该新型专利，初审部于2015-4-10发出了专利权终止通知书，指出由于未交年费，该新型专利权于2014-8-5日终止，恢复期到2015-6-25届满，并将于2015-8-25终止。
观点1：由于实用新型还处于恢复期，专利权并未丧失，可以进入放弃程序，而直接授予发明专利权。
观点2：不能进入放弃程序，因为如果申请人到期未恢复的话，则该实用新型专利权从2014-8-5起就终止了，如果我们进入了放弃程序，则是在2015年5月放弃了一个已经于2014-8-5就已经终止了的专利权，逻辑是错误的。如果想通过放弃来克服重复授权的话，需要先交费恢复了实用新型的专利权，才能进入放弃程序，否则只能通过修改克服。
笔者认同观点2，因为专利法第9条第1款规定的例外情况的条件之一是实用新型未终止，而本案不符合上述条件，因此不能进行放弃程序而获得发明专利权。对于观点2，假如实用新型未恢复就会如观点2所述的出现逻辑错误。那能否直接对发明进行授权呢？答案是否定的。因为一旦该实用新型恢复专利权，给本申请授权又将出现发明和实用新型均重复授权而不符合专利法第9条第1款规定。因此，本案无法在不放弃该实用新型专利权的前提下授权。就本案，合理的做法是发出审查意见通知书告知申请人，发明和实用新型存在的重复授权问题，同时明确告知申请人本案存在两种处理方式，一是在实用新型专利权的上述恢复期内通过缴纳恢复费和年费恢复实用新型专利权，同时或之后放弃实用新型专利权或者修改发明，以获得发明的专利权；二是通过直接修改发明的方式获得发明的授权。
3、专利申请权/专利权的转让
由于专利权或专利申请权都是可以任意交易的，因此专利申请过程中产生转让等行为，可能会发生以下情况：
（1）申请人A同日同时申请了发明和实用新型，实用新型获得专利权，申请人A将发明的申请权转让给申请人B，若此时发明符合授权条件，能否通过放弃实用新型专利权以获得发明的专利权？
（2）申请人A同日同时申请了发明和实用新型，实用新型获得专利权，专利权人A将实用新型专利权转让给专利权人B，若此时发明符合授权条件，能否通过放弃实用新型以获得发明的专利权？
回答上述两个问题我们需要先厘清一些法律概念。专利申请权，是指发明人就其所作出的发明创造向国家知识产权局请求授予其专利权的一种请求权。专利权，是至发明创造符合专利法规定的条件时，由国家知识产权局授予的独占性权利，转让，是指将专利申请权/专利权转让给其他单位或个人，权利本身发生转移，转让人将不再享有权利。专利权转让发生在专利授权之后，受让人为专利权人，而专利申请权转让则发生在专利授权之前，受让人为专利申请人。虽然在发明授权的情况下，两种情况的受让人都属于专利权人，但是两者有本质的区别。
对于第（1）种情况，由于申请权的转让，此时发明专利的申请人变更为申请人B，而实用新型的申请人仍然为申请人A，此时发明和实用新型的申请人不属于同一申请人，不符合专利法第9条第1款规定的例外情况，因此不能通过放弃实用新型专利权以获得发明的专利权。对于第（2）种情况，虽然专利权人发生了变更，但是在法律上，实用新型的专利权仍然是申请人A，此时发明和实用新型的申请人属于同一申请人，符合专利法第9条第1款规定的例外情况，理论上是可以通过放弃实用新型专利权以获得发明的专利权。但是在现实中不具可操作性，因为此时实用新型专利权人A往往不会放弃自己的权利而使不属于自己的发明专利授权。因此，上述两种情况都只能通过修改权利要求的方式来获得发明的专利权。
四、结语
本文对专利重复授权的几种特殊情况：发明申请日早于实用新型、重复授权实用新型终止处于恢复期以及专利申请权/专利权的转让进行了探讨，并提出了一些个人见解，不足之处，请不吝指正。
参考文献
［1］尹新天. 中国专利法详解［M. 北京：知识产权出版社，2011.
论文作者:朱永盛
论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第22期
论文发表时间:2019/11/27
标签：专利权论文; 实用新型论文; 申请人论文; 专利法论文; 情况论文; 观点论文; 专利论文; 《中国西部科技》2019年第22期论文;