被控侵权商标为注册商标时，商标侵权行为的认定与审理，本文主要内容关键词为：商标论文,注册商标论文,侵权行为论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
[基本案情]
2001年10月7日，山东某汽水厂(以下简称汽水厂)申请的“老年康 + LAONIANKANG”商 标被国家商标局核准注册，核定使用的商品为第32类，即不含酒精的果汁饮料。2002年 2月1日，山东某食品厂(以下简称食品厂)申请的“老年康 + LAONIANKANG + 图形”商 标被国家商标局在2003年第10期《商标公告》上发布商标注册公告，核定使用的商品为 第29类商品，即含奶的饮料。2003年2月19日，汽水厂对食品厂在第29类商品上申请注 册“老年康 + LAONIANKANG + 图形”商标的行为向商标局提出异议，商标局受理该异 议申请，但在案件二审审结前未作出裁定。食品厂在申请注册“老年康 + LAONIANKANG + 图形”商标之前，将“老年康”作为自己的商品名称使用，之后，将“老年康”作为商标及商品名称共同使用。食品厂与汽水厂产品的外包装基本类似。2003年2月，汽水厂向法院提起诉讼，请求法院判令食品厂立即停止销售“老年康”商品，销毁现有商品上“老年康”商标标识，赔偿经济损失2万元，诉讼费用由食品厂承担。
[审理]
一审法院认为，汽水厂系“老年康 + LAONIANKANG”商标注册人，其商标专用权，应 受法律保护。食品厂未经汽水厂许可，擅自在类似商品上使用与其上述注册商标相同的 文字作为自己的商品名称和商标使用，其行为已构成对汽水厂注册商标专用权的侵害， 损害了汽水厂的合法权益，破坏了公平竞争的社会经济秩序，食品厂理应承担相应的民 事责任。对于食品厂应当赔偿的经济损失数额，酌情确定。一审法院判决：一、食品厂 自判决生效之日起立即停止侵犯汽水厂享有的“老年康 + LAONIANKANG”注册商标专用 权的行为；二、食品厂立即销毁现存的带有“老年康 + LAONIANKANG”的标识及其瓶贴 和包装；三、食品厂自判决生效之日起十日内赔偿汽水厂经济损失2万元。案件受理费8 10元及证据保全费220元，共计1030元，由食品厂负担。
食品厂不服一审判决，认为其产品属于第29类商品，而汽水厂的产品属于第32类商品 ，两种产品不会在消费者中造成混淆和误导；食品厂的商品名称使用在先，汽水厂的商 标注册在后；在一审期间，汽水厂对食品厂在第29类商品上获准使用“老年康 +
LAONIANKANG + 图形”商标的行为已向商标局提出异议，在此情况下，一审法院应中止 案件审理，等待商标局的裁决结果。因此，食品厂以一审认定事实有误，所作判决损害 了食品厂的合法权益为由，依法向二审法院提起上诉，并请求：1.依法撤销一审民事判 决并改判；2.一、二审诉讼费用由汽水厂承担。
该案在二审审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成调解协议：1.汽水厂 许可食品厂继续使用“老年康 + LAONIANKANG”商标三个月。在此之后，食品厂停止将 老年康作为商标及商品名称的使用；2.食品厂补偿汽水厂经济损失8000元；3.一、二审 案件受理费按各自预交承担。
[评析]
本案涉及以下几个法律问题，一是商标权的取得和在先权利问题；二是当被控侵权商 标也是注册商标时，商标侵权行为的认定以及法院应如何审理。
一、商标权的取得与在先权利保护
商标权的取得是商标法所要解决的首要问题，是商标法保护和有关商标争议解决的前 提。商标权的取得可分为原始取得和继受取得，其中原始取得是基础。从国际上关于商 标权的原始取得方式来看，主要有两种：一是注册取得，又称注册主义；二是使用取得 ，又称使用主义。(注：刘剑文：《TRIPS视野下的中国知识产权制度研究》，人民出版 社2003年版，第124页。)我国商标法采取的是以注册取得原则为主，以使用取得原则为 辅的立法例。(注：刘剑文：《TRIPS视野下的中国知识产权制度研究》，人民出版社20 03年版，第130页。)同时，在商标注册程序中采取申请在先原则，即如果两个或者两个 以上的申请人，在同一种商品或类似商品上以相同或者近似的商标申请注册的，则以商 标局收到申请书件日期的先后来确定各自申请的具体日期，从而初步审定并公告申请在 先的商标。如果同一天申请的则根据“使用在先”的原则确定。
根据《商标法》第31条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得 以不正当竞争手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条是关于申请商标注 册不得损害他人在先权利和违法抢先注册的规定。该规定包括两层意思：一是申请注册 的商标不得损害他人现有的在先权利；所谓在先权利，是指在申请商标注册时仍然现实 享有的不得损害的他人已经在先取得的权利。二是不得以不正当手段抢先注册他人已经 使用并有一定影响的商标。我国商标注册程序中采取申请在先原则，对商标注册不当的 ，《商标法》第41条作了如下规定：已经注册的商标违反商标法第10条、第11条、第12 条规定的，或者以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标 ；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标违 反本法第13条、第15条、第16条、第17条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有 人或利害关系人，可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名 商标所有人不受5年的时间限制。该条一是规定了撤销的注册商标范围主要有两类：一 类是违反《商标法》第10条、第11条、第12条规定的；一类是以欺骗手段或者其他不正 当手段取得注册的。二是规定了注册不当商标的撤销途径主要有两种：一种是由商标局 以职权主动撤销该注册商标；另一种是由其他单位或者个人请求商标局评审委员会裁定 撤销该注册商标。三是规定了撤销注册不当商标请求裁定的期限，即请求必须在自商标 注册之日起5年内提起，但是恶意注册的不受此限。
根据以上规定可以看出，注册是在我国取得商标专用权的主要途径，商标注册是商标 权利产生的根源或称产生程序，申请在先是我国商标注册程序中采取的原则，申请商标 注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当竞争手段抢先注册他人已经使用并 有一定影响的商标。
在本案中，根据汽水厂的申请，经商标局核准，汽水厂获得了在第32类商品上使用“ 老年康 + LAONIANKANG”的注册商标专用权。食品厂在一审答辩中称其在汽水厂申请注 册商标前就已经使用“老年康”作为商品名称使用，但其在一审审理过程中，并未就其 将“老年康”作为商品名称使用在前，汽水厂注册在后，且汽水厂存在恶意抢注的行为 提供证据证明，根据《民事诉讼法》“谁主张，谁举证”的原则，食品厂只能承担举证 不能的法律结果，一审法院未支持食品厂使用在先的主张是正确的，汽水厂依法享有“ 老年康 + LAONIANKANG”的注册商标专用权。本案中假如食品厂提供的证据能够证明其 将“老年康”作为商品名称使用在前，汽水厂申请“老年康”商标注册在后，食品厂将 “老年康”作为商品名称使用的行为，不构成侵权。
二、当被控侵权人使用的商标是其注册商标时，商标侵权行为的认定和审理
(一)商标侵权行为的认定
1.确定注册商标专用权的范围
所谓注册商标专用权的范围，是指商标注册人对其所注册的商标所享有的使用权的范 围。根据《商标法》第51的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的 商品为限。该条关于注册商标专用权范围的规定，是判断商标侵权与非侵权的一条界限 。根据该条规定，注册商标专用权的权利范围只限于核准注册的商标和该商标所核定使 用的商品。所谓核准注册的商标，是指依法经过核准注册的商标图样中组成的商标的文 字、图形，或者文字与图形的组合。所谓核定使用的商品，是指已经核准注册在案的某 一类别中的具体的商品。注册商标的专用权的范围由两方面因素确定，一是核准注册的 商标；二是注册商标所核定使用的商品，二者的结合构成注册商标专用权的范围。
2.确定被控侵权的具体行为。被控侵权的具体行为，是由《商标法》、《实施条例》 及《司法解释》中规定的9种行为来确定，也就是原告起诉被告侵犯其商标专用权的具 体行为，根据上述规定和原告的诉讼请求确定和固化被控侵权行为的载体，为认定商标 是否侵权打下基础。
3.将被控侵权的具体行为与注册商标专用权的范围以及法律法规及司法解释规定的商 标侵权行为进行比较，综合判断是否构成侵权。在判断被告的行为是否侵权时，应注意 以下问题：第一，在对被控侵权对象与注册商标及注册商标核定使用的商品进行比较时 ，一是要以原告商标注册证书上记载的注册商标和商品为准，而不能以其实际使用的商 标和该商标实际使用的商品为准；二是必须从商标和该商标所使用的商品两个方面进行 比较，而不能仅就商标或者仅就商标所使用的商品进行比较。第二，判断商标相同或者 近似应以相关公众的一般注意力为准。所谓相关公众，是指与商标所标识的某类商品或 者服务有关的消费者与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。这就是说， 相关公众包括两部分：一是与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者，也就是最 终消费者；二是与商标所标识的某类商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。这 两部分公众中，涉及任何一部分人都是法律规定的相关公众，不是两部分人都涉及才构 成《商标法》所称的相关公众。第三，判断商标的相同与近似以及认定类似商品、服务 以及商品与服务类似要弄清相关概念和标准。所谓商标相同，是指被控侵权的商标与原 告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。所谓商标近似，是指被控侵权的商标 与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其 各要素组合后的整体结构相似，或者其主体形状、颜色其各要素组合后的整体结构相似 ，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认，或者认为其 来源与原告注册商标的商品有特定的联系。所谓类似商品，是指在功能、用途、生产部 门、销售渠道、消费对象等方面相同、或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造 成混淆的商品。所谓类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或 者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。所谓商品与服务类似，是指 商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。在判断是否为类似商品时，应当 以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，《商标注册用商品和服务国际分类表 》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或服务的参考。
本案中，汽水厂的注册商标为“老年康 + LAONIANKANG”，核定使用的商品为不含酒 精的果汁饮料。食品厂注册的商标也是“老年康 + LAONIANKANG + 图形”，核定使用 的商品是第29类含奶的饮料，食品厂在其将“老年康”注册为商标之前已经将“老年康 ”作为商品名称用在含奶的饮料上。在本案中需要判断的问题就是食品厂将“老年康” 作为商品名称使用并将“老年康”作为商标及商品名称共同使用是否构成侵权，判断的 标准应根据市场环境下，普通消费者施以一般注意力，是否会对二者造成混淆进行分析 、判断。从被控侵权的具体行为来看，食品厂将“老年康”作为商品名称使用的行为， 根据《实施条例》50条第(1)项规定，已经构成侵权。对于食品厂将“老年康”作为商 品名称和商标共同使用的行为，因两个注册商标都有“老年康 + LAONIANKANG”，两个 商标核定使用的两种商品在一般消费者看来，也都是饮料类商品，因此，食品厂的商标 与汽水厂的商标基本相同，已构成近似商标，两个商标核定使用的商品也已构成类似商 品，一审法院认定食品厂侵犯汽水厂的商标专用权是正确的。
(二)对该类案件法院是否应对案件中止审理等待行政机关的裁决结果
审判实践中，对该类案件的处理存在两种意见：一种意见认为，原告是否申请撤销被 告的注册商标并不是判断侵权的必要条件，在两个商标都是合法注册的情况下，人民法 院有权根据案件的具体情况独立作出被告使用其注册商标的行为是否侵犯了原告合法在 先的注册商标专用权的判断。第二种意见认为，在两个商标都是合法注册的情况下，人 民法院不能直接判断被告侵权，而应当中止审理，由原告先向商标评审委员会提出撤销 被告注册商标的申请，由商标局来作出裁决，只有在被告注册商标被商标局撤销后，法 院才能就被告是否侵权作出判断。笔者同意第一种意见。理由如下：第一，司法权是独 立于行政权而存在的，商标侵权的判断是法院的职责，商标局的职责是决定是否授予注 册商标专用权，并不涉及商标是否侵权的判断。第二，商标是否注册只是表明被告是否 拥有某种权利，并不表明被告行使这种权利就一定不会侵犯他人在先取得的合法权利。 第三，如果所有的案件都要等待行政裁决的结果，则审限将无限延长，不符合人民法院 倡导的效率与公平的原则。第四，虽然在商标注册过程中也涉及到商标相同或相似的判 断，但注册过程中的商标相同或相似的判断并不等于商标侵权的判断。
(三)法院认定被告使用其注册商标的行为构成侵权，法院应如何判决
根据上述意见，在审判实践中，如果被告也注册了商标，法院认定被告使用其注册商 标构成侵权，对此法院应如何判决，有多种观点，第一种观点认为，法院如果认定被告 侵权，可以判决撤销该注册商标。第二种观点认为，法院认定被告构成侵权后，不必判 决撤销注册商标，但可以判决被告停止在相同或相似商品或服务上使用其注册商标。第 三种观点认为，法院认定被告侵权后，可以判决撤销被告的注册商标，当事人凭生效判 决申请商标局撤销被告注册商标，商标局就应当依法撤销该注册商标，而无须再作任何 审查。笔者同意第二种观点。理由如下：被告使用其注册商标的行为既然法院已经判决 认定构成侵权，如果被告还在相同或相似商品或服务上使用其商标，还会构成侵权。这 样，被告的商标虽然还是注册商标，被告还享有注册商标专用权，但被告实际上已经无 法在相同或者相似商品或服务上继续使用其注册商标，这就排除了被告实施侵权行为的 可能性，保护了原告的注册商标专用权。对于第一种观点，是否撤销注册商标是商标局 或者商标评审委员会的职责范围，如果法院判决撤销注册商标，无论是判决商标局或者 商标评审委员会还是判决被告撤销注册商标都是不合适的，因为在民事诉讼中，商标局 或者商标评审委员会并不是诉讼主体，法院判决不能约束非诉讼主体，不能为非诉讼主 体设定权利或义务。对于被告既无权撤销其注册商标，也无权申请撤销其注册商标。对 于第三种观点，笔者认为，只有法院及其判决具有极大的权威性，任何人都不得妨碍法 院生效判决的实施的法制环境下，该类判决才具有可执行性，在我国普遍存在执行难的 今天，该类判决只能尝试。
本案中，从一审法院查明的事实来看，汽水厂对商标局给予食品厂在第29类商品上注 册“老年康 + LAONIANKANG + 图形”商标的行为在公告期内已经提出异议，商标局对 汽水厂的异议申请也已受理。在商标局未作出裁决之前，就存在着法院是否应当对该案 中止审理的问题，同时也存在着法院如何判决的问题。从本案的被控侵权行为看，食品 厂在其注册商标之前已经将“老年康”作为商品名称使用，在其注册商标以后将“老年 康”作为商标和商品名称共同使用，所以，法院判断食品厂是否侵权的依据是其实施的 行为是否违反了法律、法规以及司法解释的规定。汽水厂享有“老年康”的注册商标专 用权，食品厂未经其许可在类似商品上将“老年康”作为商品名称使用，在其注册商标 以后作为商标和商品名称共同使用，在消费者中造成了混淆，该行为应认定为商标侵权 行为。虽然食品厂也注册了“老年康”商标但其注册的商标与汽水厂注册的商标基本相 同，核定使用的商品构成类似，又在汽水厂注册之后，在普通消费者看来，两种产品也 容易造成混淆，因此，根据本案的案件情况，一审法院未考虑食品厂也是合法注册商标 必须等待商标局的裁决的情况，直接判定食品厂停止侵权行为是正确的。二审期间双方 当事人达成调解协议，汽水厂在允许食品厂对“老年康”商标使用一定期限后，停止商 标的使用，对双方当事人来讲应该是明智的选择。